Oppositie voeren zonder hulp van bureau

[_UMMAH_]

Beste HL-ers!

 

Onlangs is gebleken dat iemand in GB ons merk heeft "gestolen" en heeft geregistreerd in dezelfde klasse. Wij hebben een paar maanden geleden zonder hulp van een bureau een woordmerk succesvol geregistreerd in de Benelux. Formeel gezien hadden we 6 maanden de tijd om een internationale merkinschrijving aan te vragen met recht van voorrang. "Genoeg tijd" dachten we zo. Tot we een paar weken geleden tot onze stomme verbazing erachter kwamen dat een persoon/bedrijf ons woordmerk verwerkt heeft in een logo en deze vervolgens heeft gedeponeerd in GB in dezelfde klasse als wij. Voor een ieder die benieuwd is waar je alle trade mark applications en registrations kunt vinden hier is de site: TM view

 

Wij hebben direct contact opgenomen met het BBIE en zijn nagegaan hoeveel tijd we nog hebben om allereerst een internationale merkregistratie aan te vragen. Gelukkig hadden we formeel gezien nog 2 maanden. Aangezien we de Benelux inschrijving ook zelf hebben gedaan, hebben we het risico genomen om ook de internationale merkinschrijving zelf te doen. Het kost je een paar dagen leeswerk, veel uitzoeken maar het bespaard je een hoop geld. We hebben veel gegoogled en veel informatie gehaald van de websites van het OHIM en het WIPO. Toegegeven, als je Engels niet goed is dan is het misschien toch verstandiger om een bureau in de arm te nemen.

 

Omdat we ook heel veel hebben gezocht op higherlevel maar niet altijd alle antwoorden konden vinden (vooral weinig informatie over oppositie voeren), vonden we het een goed idee om hier onze ervaringen en adviezen met jullie te delen. Te beginnen met een aantal tips m.b.t. internationale merkregistratie, tot aan voorbeeldbrieven.

 

Voel je vrij om ons aan te vullen mochten je zelf ervaringen of tips hebben!

 

Groet,

 

UMMAH

 

 

[_UMMAH_]

Om maar meteen met de deur in huis te vallen en het allerbelangrijkste advies met jullie te delen als het gaat om de aanvraag van een internationale merk inschrijving met recht van voorrang.

 

Zoals eerder gezegd heb je na een registratie in de Benelux, 6 maanden de tijd om met voorrang een internationale merkinschrijving te doen. Wat betekent dit? Indien je het merk pietjepuk hebt gedeponeerd in de Benelux op 15 maart 2012 en hij wordt geregistreerd op 15 mei 2012, dan heb je tot aan 15 september 2012 de tijd om een internationale merkinschrijving in te dienen. Let op! de 6 maanden beginnen dus niet te lopen vanaf de registratiedatum (15 mei) maar vanaf het depot datum (15 maart!) dit is een heel belangrijk detail!!!! Het verschil trouwens tussen een depot en een registratie is simpel. Een depot is niets anders dan een inschrijving, hiermee heb je juridisch niets te zeggen. Een registratie echter betekent juridisch het eigendom van jouw merk. De 6 maanden geven dus voldoende tijd om je merkrechten territoriaal uit te breiden. Is er een manier om deze periode van 6 maanden te omzeilen? Ja zeker! En wel met het MM17 formulier (zie bijlage)

 

Het MM17 formulier is niets minder dan een simpel formuliertje dat je invult en toevoegt aan je internationale merkinschrijving. Met dit formuliertje vervalt het tijdsbestek van 6 maanden en heb je eigenlijk te allen tijde recht om je "claim of seniority" in te roepen. Dit formulier is belangrijk aangezien een inschrijving in Madrid heel lang kan duren waardoor je makkelijk de vereiste 6 maanden overschrijdt. Met dit formulier hoef je daar geen zorgen om te maken.

 

Tot zover de internationale merkinschrijving. Onze volgende post gaat over het voeren van oppositie in een ander land!

 

Groet,

 

UMMAH

mm17_voorbeeld.pdf

[_UMMAH_]

We zijn lekker bezig zo ;D

 

Ok en dan nu het oppositie voeren. Toen wij erachter kwamen dat iemand in de GB ons woordmerk heeft gebruikt, hebben we contact opgenomen met het BBIE. Wij dachten namelijk dat wij via het BBIE de oppositieprocedure moesten starten. DIT IS NIET HET GEVAL! Het voeren van oppositie doe je via het bureau in het land waar je merk geregistreerd is. In ons geval moesten wij via het Intellectual Property Office in Engeland onze formulieren invullen enzovoort. Het vinden van de juiste formulieren op deze website was een pain in the ass, dit besparen we jullie graag zie volgende link: How to oppose a trade mark application

 

Het BBIE heeft ons geadviseerd een bureau in de arm te nemen. We hebben online gekeken wat het ongeveer zou kosten, nou je broek zakt af van verbazing. Het kan oplopen tot in duizenden euro's. Wij nemen graag een risicootje en proberen het eerst liever zelf. Toegegeven, we kunnen dit alleen zelf doen omdat het GB betreft en mijn Engelse taal vrij goed is. Had ik oppositie moeten voeren in frankrijk dan was het anders geweest uiteraard.

 

Hoe verloopt een oppositieprocedure in de UK? De oppositietermijn in de UK is net als in de Benelux 2 maanden. Echter ook dit tijdsbestek kan verlengd worden met een maand. Dit doe je door een zogenaamde "Notice of threatened opposition" online in te vullen ook wel het TM7a formulier genoemd. Zie volgende link TM7a / Notice of threatened opposition

 

Met dit formulier geef je letterlijk een waarschuwing aan de applicant (degene die jouw merk heeft gestolen). Het is niet alleen heel belangrijk om dit formulier in te vullen vanwege de verlenging van een maand, het is namelijk zo dat je de applicant gewaarschuwd moet hebben dat je een oppositie gepland hebt. Zodat de applicant tijd krijgt om zichzelf te verweren of terug te trekken. Zonder deze waarschuwing verlies je ook het recht van vergoeding. (De applicant moet namelijk al je kosten vergoeden indien jij in het gelijk wordt gesteld).

 

Let op! Het TM7a formulier is niet hetzelfde als het TM7 formulier. Het eerste formulier kun je alleen online invullen en kost geen geld. Het TM7 formulier is het formulier waarmee je officieel een oppositie procedure start (indien de applicant niet reageert op jouw waarschuwingen of zichzelf verweerd). Oppositie voeren kost overigens 200 pond en moet je schriftelijk doen.

 

Tot zover het TM7a formulier. In onze volgende en voorlopig laatste post, delen we met jullie onze brief naar de applicant waarin we hem nogmaals erop wijzen dat we niet zo gecharmeerd zijn van zijn trade mark application!

 

Groet,

 

UMMAH

[_UMMAH_]

Zo en dan nu het laatste bericht voor vandaag!

 

Omdat we niet het risico wilde lopen dat meneertje de Notice of threatened opposition niet serieus neemt, hebben we besloten ook een brief na te sturen. Met deze brief hebben we ook kopieen van onze Benelux registratie meegestuurd en onze internationale merkinschrijving. Mocht het straks toch tot een oppositie procedure komen, dan kan meneertje in ieder geval niet zeggen dat hij nergens van af wist. Zie hieronder onze brief naar hem waarin we alle vertrouwelijke gegevens gefingeerd hebben. Het kan zijn dat jullie nog ergens spelling of grammatica fouten zien...het is lang geleden sinds ik voor het laatst Engelse les heb gehad. Voel je overigens vrij om deze brief aan te passen, hier kunnen we alleen maar van leren. En uiteraard houdt niets of niemand je tegen om deze brief lekker voor jezelf te gebruiken.

 

We hebben deze week pas de brief verstuurd, het is nu nog afwachten op zijn reactie (als die al komt!) Anywho we will keep you posted. For now: have a good one!

 

Yours ;)

 

UMMAH

 

 

Voorbeeldbrief:

 

 

Pietje Puk

Pietje Food

Pietje Puk straat

1234 PV Amersfoort

Netherlands

Pietje@Puk.com

 

Amersfoort, 14 March 2012

 

 

Cromwell estate (Een verzonnen naam en adres!)

Unit 122

Cromwell Industrial Estate

Staffa Road

London

E10 7QZ

United Kingdom

 

 

Dear mr Johnson,

 

Subject: Opposition against trade mark 1234567

 

On the 13th of March this year, we have submitted a “Notice of threatened opposition” which is also known as the TM7a form. According to the Intellectual Property Office, you have received a copy of this notice. Having seen your trade mark application which is publicated the 17th of February, we would like to inform you about the opposition we are planning against a registration of your trade mark.

 

We are opposing to your registration of the figurative mark “X” in classification 19 with number 1234567. As you may have noticed, we have succesfully registrered our brand name “X” in the Benelux as a word mark in classes 19 and 20. With this registration we have submitted an international trade mark application that covers the entire European Region. Please be informed that our registration in the Benelux and our current international trade mark application, give us the right to oppose against every trade mark application in classes 19 and 20 containing the word “X”. Since your logo contains the “word” X, our trade mark rights are obviously being violated.

 

Our motive for an opposition against your application is based upon the fact that confusion might occur when we enter the UK market with our products marked with our brand. We trust you to understand that two food brands marked as “X” will indeed cause disorders for both parties. As we are aiming at the expansion of our sales territory in the European region, the UK included, we cannot risk any problems regarding our brand.

 

That being said, we strongly advise you to withdraw your trade mark application immediately. This will save both parties time and money. Having fully trust in your understanding as to why we are opposing to your trade mark, we assume you will indeed withdraw your application as soon as possible. You can contact us via email or post. However, should we not receive a confirmation of your withdrawal or any other notice before April the 17th of this year, we will continue our opposition. Meaning we will submit the TM7 form to the Intellectual Property Office in the UK with al its consequences.

 

Attached to this letter you will find copies of our Benelux registration, International trade mark application and a copy of the TM7a form.

 

Looking forward to hearing from you soon.

 

 

Yours sincerely,

 

 

 

 

 

Pietje Puk

Managing director

 

 

 

 

 

 

 

[_UMMAH_]

Haaalllooo daar!!!

 

Dit topic is al meer dan 400 keer bekeken...ik heb 3 reuzen ontvangen in the meanwhile (danku) maar nog geen enkele reactie. Tja geen nieuws is goed nieuws ga ik van uit he?

 

Afijn....waar zijn we gebleven sinds 15 maart 2012? Er is een hoooooop gebeurt beste mensen. Ik ga wederom mijn avonturen met jullie delen. Here we gooo

 

Het laatste wat ik met jullie gedeeld heb, is de engelse brief naar de applicant (remember...de applicant is de persoon die met jouw merk ervandoor is gegaan en de inschrijving heeft gedaan, de "dief" zeg maar). Daarnaast hebben we het ook gehad over de TM7 en TM7a formulieren die ingevuld moeten worden via het IPO van de UK (IPO staat voor Intellectual Property Office). Zoals gezegd is het TM7a formulier een soort waarschuwing die vooraf gaat aan de officiele oppositie procedure die je start door het indienen van het TM7 formulier. De waarschuwing wordt per mail gezonden aan de applicant. Dit is in mijn geval ook gebeurt. LET OP!!!! door het invullen van het TM7a formulier krijg je een maand extra de tijd om je oppositie procedure voor te bereiden, drie maanden ipv twee maanden. Ik dank God op mijn blote knieeen dat ik dit formulier heb ingediend...jullie zullen straks lezen waarom!

 

Any way, nauwelijks een half uur nadat ik de laatste post heb geplaatst in dit topic (15 maart), ontvang ik een mail van de applicant. Deze meneer die we pietjepuk gaan noemen, was in beginsel enoooorm beleefd. Hij stelde mij allerlei vragen over ons bedrijf, hoelang we al bestaan en in welke branche we actief zijn etc. etc. Kortom small talk, waar ik netjes antwoord op gaf zonder focus te verliezen. Iedere mail eindigde ik met een versie van : I hope you understand our reasons for opposing your trade mark and I do hope you will withdraw your application immediately. Iets in deze trant.

We hebben zeker twee weken over en weer gemaild en ik heb zeker 4 keer onze onderbouwing en motivaties herhaald. Ik heb hem zelfs al onze internationale inschrijvingen en registraties toegezonden. De boodschap leek niet binnen te komen en zijn toon in de mails werd steeds grimmiger. Als klap op de vuurpijl probeerde hij mij ervan te overtuigen dat een woordmerk niet te registreren is! Ik heb hem toen uitgedaagd het woord "apple" of coca cola te registreren, eens zien hoelang het duurt voordat hij uit bed getild wordt. Toen hij merkte dat ik haarfijn op de hoogte was van de internationale merkwetgeving kwam de aap uit de mouw: meneer claimde MIJN MERK al sinds 1992 te gebruiken and as a result, dreigde hij mijn internationale merkinschrijving aan te willen vechten. Hell you!!! Waarom heeft het je 20 jaar gekost om je merk in te schrijven?

 

Toen hij deze onzin begon uit te kramen werd het voor mij duidelijk: het was tijd voor het serieuze werk, het was tijd voor het TM7 formulier.

 

In een volgende post, ga ik in op het invullen van het TM7 formulier. Mocht je nog vragen hebben trouwens, PM me dan!

 

Gr,

[_UMMAH_]

Het liefst zou ik mijn hele oppositie procedure file hier uploaden. Zodat jullie zien hoe ik het gedaan heb...er komt namelijk heel veel bij kijken. Ik had gewild dat iemand mij hiermee had kunnen helpen, had mij heel veel hoofdpijn gescheeld.

Helaas kan ik niet alle files uploaden, wegens privacy etc. Maaaaar het allerbelangrijkste (de zogenaamde grounds for refusal, de kern en onderbouwing van je oppositie) ga ik wel delen met jullie...ik haal dan gewoon alle merknamen etc weg.

 

Any way...waar begin je mee? Allereerst is het verstandig om jezelf in te lezen op de site van het IPO waar je mee te maken hebt. In mijn geval was het de IPO van de UK. Een ding is zeker: deze website vind ik steen goed. De Britten hebben alles kei goed op een rij gezet en alles heel goed uitgelegd. Mogen wij nog wel voorbeeld aan nemen vind ik. Het enige wat een beetje minder is op de website van het IPO is de navigatie...je wilt nog wel eens de weg kwijt raken. Maar hiervoor hebben we onze broer Google. Als je iets niet kunt vinden google dan op: TM7 formulier IPO uk. Dan vind je em zo. Ok zodra je dus op de site bent. lees dan asjeblieft eerst de gehele procedure. Waar heb je mee te maken? Wat is de situatie? Wat wil je precies?

 

Vervolgens raad ik je aan om de notes bij het TM7 formulier te lezen. Deze notes leggen stap voor stap uit hoe je het formulier invult en welke bijlagen je nodig hebt. Als je deze notes negeert, ga je geheid de fout in. Er zijn namelijk verschillende gronden waarop je een oppositie procedure kunt starten. Om helemaal beslagen ten ijs te komen raad ik je ook aan om de website van het WIPO te bezoeken en de FAQ door te lezen. Ja jongens, ik heb behoorlijk wat uurtjes gestoken in deze procedure. Het kost tijd en energie, maar ik heb mezelf wel duizenden euro's bespaard.

 

Als je alle stappen hebt gevolgd in het formulier (je moet deze trouwens uitprinten en met de hand invullen) kom je vanzelf in een gedeelte waarin je moet aangeven op welke gronden jij de procedure wilt beginnen. Bijv. Ik vecht de registratie aan omdat pietjepuk hetzelfde merk wilt inschrijven voor dezelfde klasse, waardoor verwarring mogelijk is. Zo zijn er meerdere gronden waarop je een merk kunt aanvechten. Verdiep jezelf in de trade mark laws van het land waar je mee te maken hebt, want niet alle wetten zijn hetzelfde. Wikipedia is een goede en toegankelijke bron hiervoor.

 

Zodra je de gronden hebt aangegeven (dit is niks engs hoor...het is gewoon een kwestie van een vakje aanvinken) moet je de grounds for refusal gaan opstellen. Dit gedeelte lijkt in het begin een pain in the ass (is het ook eigenlijk) maar zodra je de motivaties op orde hebt, dan is het alleen een kwestie van op de juiste manier noteren. Deze manier staat ook in de notes aangegeven (lees deze!!!) In de bijlagen zal ik mijn grounds opnemen zodat je een beeld hebt van hoe het eruit ziet. Ik heb geen idee of ik het correct heb gedaan aangezien de procedure nog loopt.

 

 

Tot slot...is het belangrijk dat je alle bijlagen correct nummert en duidelijk aangeeft. Als je nederlandse brieven (bijv. bevestigingen of registraties van het BOIP) opneemt, zorg dan dat je deze vertaald naar het engels. En oh ja...vergeet niet alles eerst in te scannen voor jezelf aangezien alles hard copy opgestuurd wordt.

 

Ok hierna nog een post en dan is het voorlopig weer gedaan met de pret. Tschus!

grounds_for_refusal_voorbeeld_higherlevel.docx

[_UMMAH_]

Okeeee En dan nu de laatste post voor vandaag!!!

 

Wat volgt er na de TM7 formulier? De betaling! Voordat ik hierop inga wil ik nog wat zeggen over het TM7 formulier. Er is een zogenaamde "fee sheet" die je moet uitprinten en bijsluiten bij het TM7 formulier. Hierop geef je aan hoe je de 200 pond gaat overmaken, per credit card bank transfer etc. Vul je gegevens duidelijk in op dit formulier. Dat scheelt een hoop stress.

 

Nadat je alles hebt ingevuld, raad ik je aan om je brief aangetekend te versturen. Let op, je krijgt wel een zogenaamde track and trace code maar aangetekende post in de UK kun je niet volgen. Heel frustrerend en angstaanjagend. ik heb namelijk alles zo'n 3 weken voor de deadline opgestuurd. Genoeg tijd zou je denken. Maar na 2 weken was de status op tracktrace.nl nog steeds niet veranderd. Het zweet brak me uit, aangezien ik nog maar een paar dagen tijd had. De regel is namelijk dat het IPO bij ontvangst van de papieren, eerst kijken of de post op tijd binnen is gekomen (dus binnen de 2 of 3 maanden termijn) vervolgens checken ze of je betaald hebt en of dit ook binnen de deadline was. Indien een of beide acties te laat is, heb je gewoon PECH!

 

Je kunt je voorstellen in welke staat ik was toen ik me bedacht dat mijn post misschien wel ergens in rusland bezorgd was. You never know? Ik heb toen maar gebeld met het IPO. De mensen daar zijn extreeeeeeeeem beleefd. Ik werd wel vaak in de wacht gezet en ik kreeg 2 verschillende mensen aan de lijn, maar na 20 minuten kreeg ik dan eindelijk het verlossende antwoord dat alles veilig binnen was. En ook nog de excuses dat ze het de laatste tijd zo druk hadden en dus een beetje achter liepen. Maar alle stress was verdwenen want dezelfde week nog zag ik op tm view mijn oppositie vermeld staan. Hurrayy!!!

 

En oh ja...for your information: mijn internationale merkinschrijving voor de EU is nagenoeg rond in tm view staat nu niet alleen BNL maar ook WO achter mijn merk 8) De bevestiging van het WIPO moet ik nog ontvangen maar het zwaarste werk is nu gedaan. Nou maar hopen dat dit mijn positie sterker maakt in de oppositie procedure.

 

Enne...mijn internationale merkinschrijving heb ik ook gedaan zonder hulp van bureau!!!

 

Tja...nu is het dus alleen nog een kwestie van afwachten. De vervolg procedure kan heel lang duren. Ik weet dat de rechter een voorlopige uitspraak gaat doen en op basis daarvan zal de applicant (de "dief") een keuze moeten maken of hij het verder wil aanvechten of niet. Bid voor me dat hij het opgeeft, dat scheel mij heel veel energie!!!

 

Nou guys, tot snel weer. Heb je vragen? PM ze!!!

 

Gr,

 

UMMAH

[Mima]

Heel interessant en leerrijk om te lezen.

Ben heel benieuwd hoe deze zaak is afgelopen.

Kun je daar nog iets over vertellen? We zijn bijna 2 maanden verder.

In ieder geval dank voor de nuttige tips.