Nieuw maar niet innovatief - geen octrooi?

[jlnsol]

Vorig jaar heb ik een octrooiaanvraag ingediend. Zojuist heb ik van het Octrooicentrum het resultaat onderzoek naar de stand van de techniek ontvangen. Zij schrijven dat ik nu tot en met 19 november 2012 wijzigingen kan indienen in de onderhavige octrooiaanvraag. In de verklaring staat dat alle 8 conclusies nieuw zijn. Ook dat ze alle acht industrieel toepasbaar zijn. Echter omdat alleen conclusie 4 maar inventief genoemd wordt is de aanvraag niet octrooieerbaar schrijven ze.

Als ik het goed begrijp moet minimaal conclusie 1 aan de eisen van nieuw-inventief-industrieel toepasbaar voldoen om toch een octrooi te krijgen. Klopt dat?

Wat raden jullie me nu aan?

 

[titel verduidelijkt - mod]

 

[Cees van der Waal]

Een NL octrooi wordt altijd verleend. Ook in dit geval.

 

Gelijk met de verlening (18 maanden na indiening) vindt publicatie plaats van zowel de aanvragetekst als het uitgebrachte Nieuwheidsrapport. Als je bijvoorbeeld stelling wilt nemen tegen beweringen in het Nieuwheidsrapport kun je dat doen door de aanvragetekst te wijzigen voordat die wordt gepubliceerd (je kunt dat doen tot ongeveer een maand vóór de publicatie/verleningsdatum).

 

Als in het Nieuwheidsrapport wordt gesteld dat de vinding weliswaar nieuw is, maar niet inventief, is dat soms wel aan te vechten, namelijk door -gebruikmakend van de mogelijkheid tot wijziging van de te publiceren verleningstekst- in de tekst één of twee alinea's op te nemen waarin (zo goed mogelijk) aannemelijk wordt gemaakt dat de vinding -niettegenstaande de in het nieuwheidsrapport genoemde publicaties- toch wèl inventief is.

 

Op deze manier kun je dus de verleningstekst in een gunstiger daglicht brengen, terwijl anders alléén de mening van de opsteller van het nieuwheidsrapport (in jouw geval: nieuw maar niet inventief, m.a.w. niet hinderlijk voor namakers) zou worden gepubliceerd.

 

Hoe de zaak er in uw/jouw specifieke geval uitziet, weet ik natuurlijk zo niet, maar voorlopig maar even niet getreurd: er is misschien wel wat aan te doen.

 

[jlnsol]

Cees, dank voor je duidelijke antwoord. Toch heb ik er nog een vraag over. De onderzoeker schrijft in zijn rapport letterlijk betreffende item V:

1. "De onderhavige aanvrage voldoet niet aan de criteria van octrooieerbaarheid, omdat de materie volgens conclusie 1 geen inventiviteit bevat."

Kun je me de (schijnbare?) tegenstelling duidelijk maken tussen jouw opmerking dat het NL octrooi altijd verleend wordt en dit citaat van de onderzoeker?

[Cees van der Waal]

NL octrooiaanvragen worden altijd verleend, ook als de materie niet-nieuw en/of niet-inventief is. Zo wordt dus ook een NL octrooiaanvrage op "het wiel" (inderdaad, niet-nieuw) verleend. Inderdaad een schijnbare tegenstelling. Gesteld dat je een NL octrooiaanvrage op het wiel hebt ingediend, dan krijg je via het nieuwheidsrapport natuurlijk te horen dat het wiel al bestaat en dat je uitvinding door het NL Octrooicentrum als niet-nieuw (dus niet-octrooieerbaar) wordt beschouwd. Desondanks wordt de aanvrage gewoon 18 maanden na indiening verleend. Als je vervolgens een inbreukmaker op jouw vinding (bijvoorbeeld een autofabrikant of -importeur) voor de rechter daagt, dan zal de rechter twee dingen doen, namelijk (1) nagaan of er inbreuk is (in dit geval ongetwijfeld, en (2) of (en hier komt de grap) het octrooi eigenlijk wel terecht verleend is. De rechter begint dan met dat laatste en beoordeelt -eventueel na inwinnen van advies bij het NL Octrooicentrum als de zaak technisch ingewikkeld is- of het octrooi terecht verleend is of niet. Indien niet, dan zal de rechter het octrooi (of een gedeelte ervan) nietig verklaren. Als een octrooi door de rechter nietig wordt verklaard, betekent dat dat het octrooi "(juridisch) geacht wordt nooit te hebben bestaan". In dat geval is de rechter ook gauw klaar met de eerste vraag (inbreuk of niet): het is onmogelijk om inbreuk te maken (of gemaakt te hebben) op een octrooi dat -krachtens het eerdere vonnis van de rechter- geacht wordt nooit te hebben bestaan.

 

Samenvattend: een NL octrooi wordt altijd verleend, ongeacht de beoordeling in het nieuwheidsrapport (die -let wel- ook niet altijd volmaakt is -een Examiner is ook maar een mens- en daardoor soms kan worden aangevochten, hetzij in (zoals in mijn vorige bericht aangegeven), hetzij (mocht het ooit zover komen) tijdens een inbreuk/nietigheids-procedure voor de rechter.

 

Oplossing van de (schijnbare) tegenstelling is dus: er wordt wel altijd octrooi verleend (in NL, BE, FR en nog een aantal landen) maar het verleende octrooi kan via een gerechtelijke procedure (geheel of gedeeltelijk) worden vernietigd. Het kostenvoordeel van dit systeem is dat octrooiering op zich betrekkelijk goedkoop is (de enige toetsing is het nieuwheidsrapport) en dat een verdere inhoudelijke toetsing slechts in zo'n 5% (hooguit, denk ik) van de gevallen plaatsvindt, namelijk alleen in de gevallen waarop octrooihouders naar de rechter stappen vanwege inbreuk op hun octrooi.

 

Waarmee nog niet alles is gezegd, maar toch wel het voornaamste, denk ik.

 

[jlnsol]

Helemaal duidelijk Cees! Bedankt voor de uitleg. Het voor dit moment belangrijkste is hiermee inderdaad wel gezegd over deze economisch aantrekkelijke aanpak;-) Toch maar eens lezen welke referentie octrooien de examiner opgezocht heeft en kijken of de tekst nog aangescherpt kan worden om de waarde van het octrooi te vergroten.

[-Andre-]

Beste Cees,

 

Mij is het niet duidelijk waarom dit een economisch aantrekkelijke aanpak is. Als patent aanvrager ben je toch al gauw 6-8K € kwijt voor een patentaanvraag incl. nieuwheidsonderzoek.

Voor dat geld krijg je een octrooipapier met nieuwheidrapport maar nog geen enkele zekerheid. Ik vind dit toch een risico voor verdere exploitatie van enige vinding. Dit risico kan je later opbreken als je octrooi door een rechter nietig wordt verklaart en je ook nog eens een infringement boete mag betalen, plus de kosten van een rechtzaak. In mijn ogen niet economisch aantrekkelijk.

 

Wat is de achtergrond van dit systeem?

Hoe is het systeem in landen buiten NL, BE, FR, etc. als door jouw genoemd?

 

"Eisen voor octrooi zijn: Nieuwheid, Inventiviteit, Industriele Toepasbaarheid" bron

 

Hoe kan een octrooi worden toegekent door het NL Octrooicentrum als het nieuwheidsrapport aangeeft dat niet aan deze eisen voldaan is?

(zoals bij "het wiel" uit jouw voorbeeld, en de door TS geciteerde rapportregels)

 

Op mij komt dit over als het krijgen van je diploma ondanks dat het vol staat met vieren en vijven.

 

[Cees van der Waal]

De indieningstaxe voor een NL octrooi(aanvrage) is maar €120; daarbij komt nog een taxe van €100 voor het aanvragen van een nieuwheidsrapport. Voor die €220*) krijg je dan een NL octrooi dat naar beide kanten -naar de kant van de octrooihouder èn naar de kant van derden- een redelijke rechtszekerheid biedt.

 

*) Als je je octrooiaanvrage door (bijv.) een octrooigemachtigde laat schrijven, komen die kosten daar nog bij. Als je zelf je octrooiaanvrage opstelt en indient, ben je alleen de genoemde €220 kwijt.

[-Andre-]

De bulk aan kosten zitten inderdaad bij het octrooibureau. Een octrooigemachtigde is erg duur, daarbovenop rekend het kantoor ook nog flinke administratiekosten. Dus men gaat zelf het octrooi (laten) schrijven. Dit is zeker goedkoper maar kan je, zoals ik eerder aangaf, later in de staart bijten.

 

Bovenstaande geeft des te meer het belang van inhoudelijke toetsing aan. Anders vult de patenten database zich toch langzaam met slechte, dubbele en onzinnige octrooien?

 

Zijn er landen waarbij het octrooi wél inhoudelijk getoetst wordt voor verlening?

[Cees van der Waal]

Om met het laatste te beginnen: jazeker, bijvoorbeeld worden Europese, Amerikaanse, Chinese en Japanse octrooiaanvragen inhoudelijk getoetst. Ook via de PCT route (zie site NL Octrooicentrum) worden octrooiaanvragen inhoudelijk getoetst.

 

Doordat echter octrooiaanvragen 18 maanden na indiening gepubliceerd worden -terwijl de inhoudelijke toetsing (behalve dan het nieuwheidsrapport) doorgaans dan nog niet heeft plaatsgevonden- worden ook die EP, US etc. octrooiaanvragen "ongetoetst" gepubliceerd (en komen daarmee ook in de patentdatabases). Ze worden dan als "A-document" gepubliceerd. Na de toetsing worden ze dan nogmaals gepubliceerd (als B- of C-document) namelijk in de vorm waarin ze verleend zijn (als ze zijn afgewezen, worden ze ze niet meer gepubliceerd).

[-Andre-]

Ok, dank je wel.

 

Een Nederlandsche octrooiaanvraag kent de A, B, en C status niet?

 

Het ongetoetste octrooi krijgt een A-document. Het getoetste een B- of C- document. Wat is dan het verschil tussen een B- of C- document?

 

 

 

[Cees van der Waal]

Per land zijn er verschillen: zie http://www.wipo.int/standards/en/pdf/07-03-02.pdf. Ik ken die ook allemaal niet.

 

Vuistregel is A = gepubliceerde aanvragetekst; B of C verleende tekst.

[-Andre-]

Interessante lijst. Nederland heeft dus een A, B en C fase.

 

Kan het nog zo zijn de de de NL aanvraag van TS of "het wiel" voorbeeld de C niet halen?

Ik zie namelijk geen groot verschil met de EP procedure waar volgens jouw de inhoudelijke toetsing wel uitgevoerd wordt.

 

 

[Cees van der Waal]

Wat betreft de publicatiecodes A,B en C van NL octrooien resp. octrooiaanvragen, vroeg ik het NL Octrooicentrum, met als resultaat:

 

"Ruwweg is er deze onderverdeling.

 

A) Alles wat voor 1 april 1995 is ingediend kunnen A, B of C kind codes hebben (A = aanvraag, B = openbaarmaking en C = verlening).

 

B) Alles na 1 april 1995 is een A (A = aanvraag) of een C (C = verlening). Voor de A publicaties zal het onderzoek naar de stand van de techniek in een laat stadium aangevraagd te zijn. De aanvraag wordt dan na 18 maanden wel gepubliceerd maar nog niet verleend (vind pas plaats na de uitkomst van het onderzoek)."

 

Wat betreft het verschil tussen (bijv.) NL en (bijv. EP):

 

In NL etc. bestaat de toetsing alleen uit het maken en publiceren van het nieuwheidsrapport. Een NL octrooiaanvrage wordt altijd verleend, waarbij met de verlening de aanvragetekst plus het nieuwheidsrapport wordt gepubliceerd.

 

In EP etc. wordt er eerst een nieuwheidsrapport gemaakt, waarna in een verdere procedure tussen partijen (het EP octrooibureau en aanvrager resp. zijn/haar gemachtigde) wordt gediscussieerd over in welke vorm de aanvrage evt. wordt verleend. Die discussie -doorgaans geheel schriftelijk- mondt erin uit dat de aanvrage, vaak in gewijzigde en wat ingeperkte vorm, wordt verleend of -alle inspanningen van aanvrager/gemachtigde ten spijt- toch wordt afgewezen.

 

NL aanvragen worden dus in principe altijd verleend, EP aanvragen pas na een (soms pittige) inhoudelijke discussie, waarbij het niet uitgesloten is dat de aanvrage uiteindelijk toch door het EP octrooibureau wordt afgewezen (het merendeel van de EP aanvragen worden overigens wel verleend, echter wel vaak na inperking van de claims op basis van de gevonden "prior-art".