• 0

Merkhouder wil dat ik domeinnaam van concurrerend merk staak

Goedemorgen leden,

 

Ik heb een vraag waarbij ik het antwoord niet direct kan vinden. Ik heb een domein geregistreerd, namelijk ''ccoshellac.nl''. Ik heb nu een tweede mail ontvangen van brandprotection@mm-revlon.com over het feit dat ik alle content moet weghalen (er is momenteel 0,0 content) en het domein moet laten verlopen. Ze dreigen hierbij met verdere juridische stappen wanneer ik niet reageer. Ze geven aan voor Creative Nail Design deze oproep te doen, aangezien zij over de merknaam CND en Shellac etc. beschikken. Ze geven aan dat door dit domein consumenten zouden denken dat ccoshellac gelieerd is aan CND Shellac. Ik heb dit verder uitgezocht en in de USA beschikt CND inderdaad over de merknamen CND en Shellac plus nog wat andere merknamen gerelateerd aan CND Shellac. In Europa hebben ze de volgende namen geregistreerd: 

 

CND C SHELLAC XPRESS, geregistreerd sinds 09/06/2015;

CND Shellac DURAFORCE, geregistreerd sinds 29/06/2016;

CND SHELLAC, geregistreerd sinds 12/11/2018;

CND SHELLAC LUXE, geregistreerd sinds 12/11/2018.

 

CND Shellac en CCO Shellac zijn beide merken die dus Shellac produceren en verkopen. Daarnaast zijn er al meerdere webshops die de naam ''Shellac'' in het domein hebben die al veel langer geregistreerd staan, zo is er een webshop sinds 2013 al actief, die geen CND verkoopt. 

 

Het domein ccoshellac.nl is op 11/09/2018 geregistreerd, ruim voor de de registratie van de merknamen CND SHELLAC en CND SHELLAC LUXE. De andere twee merknamen zijn wel eerder geregistreerd, maar verwijzen naar een specifiek segment van hun Shellac producten. Ik vraag me af of ik daadwerkelijk misbruik maak van hun merknaam, aangezien zij alles met hunmerknaam samenvoegen, dus met CND. Is het inderdaad zo dat consumenten CCO Shellac zouden kunnen verwarren met CND Shellac DURAFORCE of CND C SHELLAC XPRESS? Hoe zit het trouwens met die laatste 2 merknamen die na het registreren van mijn domein pas definitief geregistreerd zijn? 

 

Ik wil het namelijk zeker weten of zij wel/geen recht hebben op iedere website die de naam ''shellac'' heeft hiermee te confronteren en eisen dat je het domein laat verlopen. Wanneer zij hier daadwerkelijk recht op hebben, dan vind ik het geen probleem om het domein te deactiveren, echter heb ik mijn twijfels hierbij. 

 

Ik zie jullie advies graag tegemoet!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Mark

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

  • 0

Dacht dat we wel klaar waren, maar het merk is volgens in 2011 geregistreerd in de Benelux en al vanaf 2010 in gebruik als handelsnaam in Amerika. Tel daarbij de enorme marketing inspanning op die dit soort bedrijven investeren (prijs is niet voor niets aan de hoge kant) en ik zie niet hoe er geen sprake zou kunnen zijn van inburgering.

Maakt ook niet veel uit. Shellac is weliswaar een grondstof maar dat is nog wat anders dan nagellak.

 

Vraag 1000 mensen of dames uit de doelgroep wat Shellac is en het merendeel, of vrijwel iedereen, koppelt aan nagellak. Tik "Shellac" maar eens in Google dan krijg je een prima indruk van de verhouding van "grondstof" tot (CND) nagellak. Hoezo geen inburgering. :classic_smile:

 

Link naar reactie
  • 1

Die club die je nu achter je aan hebt is een software club die gespecialiseerd is in merkbewaking. Blijkbaar hebben ze gezocht naar domeinnamen met de naam shellac erin en deze allemaal een dreigend standaard mailtje gestuurd (vandaar de constatering erin dat deze in gebruik is en content zou hebben). Een prettig goedkoop middel om iets voor hun opdrachtgever te doen.

 

Zie nog even niet in hoe ze hard kunnen maken dat het houden van een domeinnaam op naam van een (verlopen) ander merk inbreuk zou kunnen maken op de rechten van hun opdrachtgever. Het staat ze natuurlijk altijd wel vrij om dat voor elkaar proberen te krijgen via een rechter. Aangezien tot op heden nog niet eens de moeite hebben genomen om te verifiëren dat er content op staat lijkt me dat nu direct niet zeer waarschijnlijk.

 

Zou het beschouwen als een blaf mail, maar dat is niet geheel zonder risico.

Link naar reactie
  • 0

Koninklijke Olie, Apple Computer, Volks Wagen. Maar toch is het woord wagen vrij te gebruiken.

 

Dat is ook de terugkerende discussie: kun je gebruikstaal monopoliseren? Telefoongids, hagelslag, telefooncel, postkantoor.... De rechtsspraak gaat al decennia op een neer. Dan kan het weer wel, dan mag het niet meer.

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
  • 0
(aangepast)
Op 7-12-2018 om 18:00, TwaBla zei:

Hoe-dan-ook, CCO heeft zijn merk laten vervallen.

 

Ja, want het Amerikaanse merkenbureau had ze laten weten dat ze de aanvraag wel erg kansloos vonden...

 

Als je een Benelux merk aanvraagt, moet de houder van een ouder merk zelf actief tegen de inschrijving optreden (oppositie instellen), als ze de namen teveel op elkaar vinden lijken.

In de VS werkt dat ietsje anders, en kijkt de USPTO daarnaast ook ambtshalve even of er niet al een merk bestaat dat er wel erg op lijkt.

 

Over de aanvraag van het beeldmerk "CCO PROFESSIONAL CC COLOR SHELLAC" hadden ze o.a. het volgende te melden:

 

Quote

Section 2(d) Likelihood of Confusion Refusal

Registration of the applied-for mark is refused because of a likelihood of confusion with the mark in U.S. Registration No. 4139869 and 3862232.  Trademark Act Section 2(d), 15 U.S.C. §1052(d); see TMEP §§1207.01 et seq.  See the enclosed registration.  The registrations are owned by the same registrant.

 

Trademark Act Section 2(d) bars registration of an applied-for mark that so resembles a registered mark that it is likely that a potential consumer would be confused, mistaken, or deceived as to the source of the goods and/or services of the applicant and registrant.  See 15 U.S.C. §1052(d).  In the seminal decision In re E. I. du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 177 USPQ 563 (C.C.P.A. 1973), the court listed the principal factors to be considered when determining whether there is a likelihood of confusion under Section 2(d).  See TMEP §1207.01.  However, not all the factors are necessarily relevant or of equal weight, and any one of the factors may control in a given case, depending upon the evidence of record.  Citigroup Inc. v. Capital City Bank Grp., Inc., 637 F.3d 1344, 1355, 98 USPQ2d 1253, 1260 (Fed. Cir. 2011); In re Majestic Distilling Co., 315 F.3d 1311, 1315, 65 USPQ2d 1201, 1204 (Fed. Cir. 2003); see In re E. I. du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d at 1361-62, 177 USPQ at 567.

 

In these cases, the following factors are the most relevant:  similarity of the marks, similarity and nature of the goods and/or services, and similarity of the trade channels of the goods and/or services.  See In re Viterra Inc., 671 F.3d 1358, 1361-62, 101 USPQ2d 1905, 1908 (Fed. Cir. 2012); In re Dakin’s Miniatures Inc., 59 USPQ2d 1593, 1595-96 (TTAB 1999); TMEP §§1207.01 et seq.

 

U.S. Registration No. 4139869

Comparison of the Goods

The applicant’s goods are “nail polish.”  The registrant’s goods include “nail polish” as well as other nail products.

 

Where the goods and/or services of an applicant and registrant are identical or virtually identical, the degree of similarity between the marks required to support a finding of likelihood of confusion is not as great as in the case of diverse goods and/or services.  See In re Viterra Inc., 671 F.3d 1358, 1363, 101 USPQ2d 1905, 1908 (Fed. Cir. 2012) (citing Century 21 Real Estate Corp. v. Century Life of Am., 970 F.2d 874, 877, 23 USPQ2d 1698, 1701 (Fed. Cir. 1992)); In re Mighty Leaf Tea, 601 F.3d 1342, 1348, 94 USPQ2d 1257, 1260 (Fed. Cir. 2010); TMEP §1207.01(b).

 

Comparison of the Marks

The applicant’s mark CCO PROFESSIONAL COLOR SHELLAC and design is similar in appearance, commercial impression and connotation to the registrant’s mark CND COLOR SHELLAC and design.

 

Marks are compared in their entireties for similarities in appearance, sound, connotation, and commercial impression.  In re Viterra Inc., 671 F.3d 1358, 1362, 101 USPQ2d 1905, 1908 (Fed. Cir. 2012) (quoting In re E. I. du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 1361, 177 USPQ 563, 567 (C.C.P.A. 1973)); TMEP §1207.01(b)-(b)(v).  Similarity in any one of these elements may be sufficient to find the marks confusingly similar.  In re White Swan Ltd., 8 USPQ2d 1534, 1535 (TTAB 1988); see In re 1st USA Realty Prof’ls, Inc., 84 USPQ2d 1581, 1586 (TTAB 2007); TMEP §1207.01(b).

 

While CCO and CND are not identical, they both start with the letter C and are both three letter abbreviations or acronyms.  Additionally, the design following the three letter combinations, while not identical are very similar in their overall impression.  The wording COLOR and SHELLAC in both marks is identical and the visual layout or presentation of both marks is identical. 

 

When comparing marks, the test is not whether the marks can be distinguished in a side-by-side comparison, but rather whether the marks are sufficiently similar in their entireties that confusion as to the source of the goods and/or services offered under applicant’s and registrant’s marks is likely to result.  Edom Labs., Inc. v. Lichter, 102 USPQ2d 1546, 1551 (TTAB 2012); L’Oreal S.A. v. Marcon, 102 USPQ2d 1434, 1438 (TTAB 2012); TMEP §1207.01(b).  The focus is on the recollection of the average purchaser, who normally retains a general rather than specific impression of trademarks.  L’Oreal S.A. v. Marcon, 102 USPQ2d at 1438; Sealed Air Corp. v. Scott Paper Co., 190 USPQ 106, 108 (TTAB 1975); TMEP §1207.01(b).

 

Because of the identical elements, highly similar elements and overall similar commercial impression and the fact that the marks are used on identical goods consumers are likely to be confused and mistakenly believe that the goods come from the same source.  Registration is therefore refused under Section 2(d) of the Trademark Act.

 

Although applicant’s mark has been refused registration, applicant may respond to the refusal(s) by submitting evidence and arguments in support of registration.

 

aangepast door Maxn
Link naar reactie
  • 0
2 minuten geleden, TwaBla zei:

Inderdaad. USPTO vond dat CCO Shellac (China) teveel leek op CND Shellac (USA) en dat ook de grafische vormgeving teveel overeen kwam. Van een conflict met het trademark Shellac is echter geen sprake.

 

Maar goed, het geval is wel dat de TS nou net ccoshellac.nl geregistreerd heeft.

En niet ietscompleetanders-shellac.nl

Link naar reactie
  • 0
(aangepast)
Op 8-12-2018 om 12:14, Mark 1992 zei:

Als het niet anders is, dan zal ik mijn domein deactiveren.

Het is evident dat de Chinese leverancier van CCO Shellac wil meeliften op de populariteit van een gelijknamig product van Creative Nail Design (Revlon). Registratie van het beeldmerk CCO Shellac werd in de VS geweigerd omdat het teveel lijkt op CND Shellac. Grote vraag is in hoeverre CCO verwarring veroorzaakt. Vergelijk je de verpakkingen dan zie je in hoeverre CCO afstand heeft genomen van CND. Voor het behoud van de domeinnaam zou je nog een argumentatie kunnen opbouwen, maar als je naar het product kijkt wordt de zaak tamelijk kansloos.

 

:classic_tongue:

CND_CCO.jpg

aangepast door TwaBla

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
  • 0

Het kan maar zo dat CCO in eerste instantie heeft meegelift met de bekendheid van CND, daarmee een klantenkring heeft opgebouwd en vervolgens een nieuwe verpakking heeft ontworpen die niet meer lijkt op die van CND... mensen kennen het inmiddels en dan hoeft het niet meer te lijken?

 

Wat die domeinnaam betreft denk ik niet dat ze valide punt hebben, zeker zolang er geen content op staat. 

 

Als je dat wel zou doen kan het anders liggen, bijvoorbeeld als je een webshop zou maken die qua stijl erg lijkt op CND maar de CCO producten verkoopt of iets dergelijks. Maar daarvan is helemaal geen sprake. 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
  • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
    Deze verzenden we elk kwartaal.

  • Wie is er online?
    7 leden, 248 Gasten

  • Breng jouw businessplan naar een higher level!

    Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

    • Stel jouw ondernemersvragen
    • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
    • > 75.000 geregistreerde leden
    • > 100.000 bezoekers per maand
    • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
    •  Altijd gratis

  • Ook interessant:

    Ook interessant:

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.