De Geschillenmeester

Interessante casus: het woord "patta" is weliswaar (inmiddels) meer bekend geraakt, maar daarmee is NIET gezegd dat de merkhouder geen rechten kan ontlenen aan het gedeponeerde merkrecht binnen de Benelux. Het scheelt dat het hier gaat om een beeldmerk registratie en niet om een zuiver woordmerk registratie. Met dat laatste zou de merkhouder een meer exclusieve bescherming toekomen. In lijn met de opmerkingen van Norbert kun je dus gewoon aan de slag met het merk "Pattaprotect" en zolang je niet een logo gaat gebruiken dat verwarringwekkend overeenstemt, voorzie ik geen problemen. Dat kan anders worden zodra je ook schoenen gaat aanbieden onder deze naam. Maar ook dan heeft te gelden dat de merkhouder niet een noemenswaardig sterke zaak heeft, omdat hij dan zal moeten aantonen dat er sprake is van merkenrechtelijke verwarring, wat je voor kunt zijn door een geheel ander logo te gebruiken bijv. Bij beschrijvende merken is er een mogelijkheid om een zgn. doorhalingsprocedure in te stellen bij het BBIE. Deze kost 1420 euro en daarmee kun je een merk laten nietig verklaren, waardoor er geen rechten meer aan kunnen worden ontleend. Dat is eigenlijk pas aan de orde, nadat je in rechte wordt aangesproken op het maken van een merkinbreuk, en dan kun je ervoor kiezen deze procedure in te stellen bij het BBIE of bij de civiele rechter. In dit specifieke geval waag ik echter te betwijfelen in hoeverre het woord "patta" als te beschrijvend wordt aangemerkt. Weliswaar staat het inmiddels in de Dikke van Dale, maar om beschrijvend in de zin van de wet en regelgeving te zijn, moet een aanmerkelijk deel (in de rechtspraak is al bepaald dat het percentage van 46% onvoldoende is, dus denk eerder aan 65%/70%) van het relevante publiek binnen de Benelux op de hoogte zijn van het bestaan van het woord "patta" en de betekenis daarvan, in relatie tot de waren en diensten waarvoor het merk initieel is ingeschreven. Mijn inschatting is dat het woord 'patta" NIET al dusdanig is "ingeburgerd" binnen de Benelux dat het om die reden nietig zou kunnen worden verklaard, nog daargelaten dat je vaak ziet dat beschrijvende merknamen via een beeldmerk worden vastgelegd (daar gelden in beginsel mindere strenge eisen voor dan als je het woord vastlegt als woordmerk). Tot slot is het de moeite van het vermelden waard dat binnen het merkenrecht tot in de jaren '90 relatief lage eisen werden gesteld aan het deponeren van merken. Pas de laatste jaren worden beschrijvende merken geweigerd bij een depot bij het BBIE (Benelux) dan wel het EUIPO (EU) en dan nog in relatie tot de waren en diensten. Het woord "tuin" kan je dus niet laten vastleggen als merknaam voor een winkel die handelt in tuinartikelen, maar niet uit te sluiten valt dat het wel weer kan voor ICT diensten of een winkel in lingerie (om maar iets te noemen). Je zou het woordmerk "pattaprotect" zelf kunnen proberen te deponeren voor andere waren en diensten dan waarvoor het beeldmerk is ingeschreven (de merkhouder ontvangt dan wel een melding dat er een vergelijkbare merknaam is gedeponeerd en kan daartegen dan oppositie instellen), maar houd er dan wel rekening mee dat je je waren en diensten concreet specificeert bij het doen van het depot. Ik kan je Marleen Splinter aanraden van het merkenbureau RISE als je hierover verdere vragen hebt. Zij begeleiden ondernemers ook bij het doen van merkdepots. Succes!

Heeft de andere partij enige rechten om zomaar mijn merknaam te gebruiken? (aangezien ik de merknaam niet duidelijk heb gebruikt. Hadden ze dan eigenlijk niet eerst een verzoek moeten doen om mijn merknaam te laten verwijderen?) - Als ik nu mijn merknaam verleng, behoudt ik dan wel mijn rechten als eerste registrar van het merk? - Hoe sterk sta ik tegenover andere partij haar merknaam om hun aan te spreken op hun inbreuk? Kan ik hier alsnog wat aan doen? Als ik je verhaal goed begrijp heb je het als "woordmerk" gedeponeerd tien jaar geleden bij het Benelux Merkenbureau?! De opmerkingen hier inhoudende dat bij niet normaal gebruik na vijf jaar je merk vervallen KAN worden verklaard, zijn correct. Echter, indien jij nu alsnog dat "merk" gaat gebruiken "als merk", dan begint de vijfjaarstermijn te lopen vanaf het moment dat zij de nietigheid van jouw woordmerk inroepen en dan de vijf jaar ervoor. Als je nu je woordmerk registratie verlengt, heb je daarop nog steeds "de eerste merkregistratie rechten", zolang je het dus wel op enig moment gaat gebruiken voor de diensten waarvoor je het hebt ingeschreven. Als je het alsnog gaat gebruiken als merk dan wel als handelsnaam dan heb je er rekening mee te houden dat je niet een rechtmatige claim hebt op hun handelsnaamgebruik. Bloot verlengen en er verder niks mee doen, kan met zich brengen dat je merk op enig moment nietig wordt verklaard (bijvoorbeeld als die andere partij de handelsnaam wilt gaan beschermen en het wil gaan vastleggen als woordmerk). Op dit moment sta je niet noemenswaardig sterk tegenover de andere partij, zij gebruiken dat logo kennelijk al actief in hun bedrijfsnaam en dus als handelsnaam en komen reeds om die reden bescherming op grond van de handelsnaamwet toe. Als zij dat logo als handelsnaam blijven gebruiken in het economisch verkeer, terwijl jij het woordmerk niet hebt gebruikt "als merk", of als handelsnaam, dan kunnen zij zich beroepen op een uitzonderingsgrond van een "ouder recht" van slechts plaatselijke betekenis (in dit geval het handelsnaamgebruik). Ook zal wel sprake moeten zijn van vergelijkbare diensten wil je een poging wagen op te treden jegens hun handelsnaamgebruik. Lang verhaal kort: kennelijk heb je wel een gewilde combinatie van letters vastgelegd staan en kun je die altijd nog gaan gebruiken. Je zou hun erop kunnen wijzen dat je een woordmerk hebt en aan hun de vraag voorleggen of zij bereid zijn een vergoeding te betalen voor het gebruik van jouw woordmerk in hun handelsnaam (als ik hun zou adviseren, zou ik daarvan zeggen, niet doen!) of eventueel kunnen aanbieden het woordmerk over te nemen tegen een vergoeding incl. de bijbehorende domeinnamen. Tot slot: een woordmerk is in beginsel sterker dan een beeldmerk, maar vergis je niet, ook aan een beeldmerk kan merkenrechtelijke bescherming worden ontleend. Dit alles gaat in feite pas een rol spelen zodra jullie in elkaars vaarwater gaan belanden en een van de partijen het in zijn hoofd haalt, de ander erop aan te spreken. Succes!