Patenten + bijkomende overeenkomsten & licenties

[Pepijndv]

Hi,

 

In ben nu in het proces een onderneming op te zetten; de nieuwe onderneming. Er is sprake van een oude onderneming die een product heeft ontwikkeld en gepatenteerd.

 

De oude onderneming zal om bepaalde redenen al hun bedrijfsactiviteiten/middelen overdragen aan de nieuwe onderneming + het recht om het product zelf verder te ontwikkelen en te commercialiseren, maar ook het recht om licenties te verstrekken aan derden.

 

Je kunt het zien als dat de oude onderneming eigenaar blijft, maar de nieuwe onderneming de beheerder wordt.

 

Mijn vraag is: Als de oude onderneming het patent wilt verkopen (of de curator als de oude onderneming failliet gaat), neemt de nieuwe eigenaar (als dit niet de nieuwe onderneming is) dan ook alle overeenkomsten/licenties die aan het patent hangen over?

 

Met andere woorden: zou dit nadelige gevolgen kunnen hebben voor de nieuwe onderneming en/of derden?

[Pepijndv]

Deze constructie is trouwens gebaseerd op de aanname dat het niet mogelijk is om een contract op te stellen waarin wordt beschreven dat het Patent voor €1,- over te kopen is door de nieuwe onderneming bij faillissement van de oude.

 

Klopt deze aanname?

[Nico Schouten]

Hallo Pepijn,

 

Welkom op HL

 

 

Laat ik jouw vraag even omdraaien.

 

Voor intellectueel eigendom worden vaak aparte entiteiten opgezet waarin alleen het IP is ondergebracht.

Daardoor sluit je uit dat bij een eventueel faillissement het IP meegenomen wordt in het faillissement.

 

Je kunt dan vanuit deze IP entiteit de vinding licenseren aan de werkmaatschappij.

 

 

Je schrijft aan de ene kant dat je de oude onderneming op wil heffen maar ook "Je kunt het zien als dat de oude onderneming eigenaar blijft, maar de nieuwe onderneming de beheerder wordt."

 

Ik weet niet wat je nu precies bedoelt.

 

Ik weet niet waarom je de oude onderneming op wil doeken. Zonder te weten wat er aan de hand is zou ik zeggen, laat het IP in de oude onderneming en licenseer het IP aan de nieuwe onderneming. Valt de nieuwe BV om door een faillissement dan blijft het IP in handen van de oude onderneming.

Uitgezonderd als jij als bestuurder verantwoordelijk wordt gehouden voor het faillissement wegens wanbeheer.

 

In de licentie-overeenkomst kun je op laten nemen dat bij een faillissement de licentieovereenkomst komt te vervallen. Dan blijf je niet zelf vastzitten aan je eigen licentieovereenkomst die bepaalt dat het contract uitgediend moet worden terwijl er geen activiteiten meer plaats kunnen vinden in de failliete onderneming.

 

 

Hoe je dat in kunt kleden kun je het beste aan een specialist op het gebied van IP contracten vragen.

[Pepijndv]

Hallo Nico,

 

Bedankt voor je reactie,

 

Ik geloof niet dat de oude onderneming (A) het IP in een aparte entiteit heeft geplaatst.

 

Er is ook geen plan om A op te doeken; deze zal blijven bestaan als eigenaar van het patent. Wat er gebeurt is dat B wordt opgericht dat alle bedrijfsactiviteiten zal overnemen en het recht krijgt om het product door te ontwikkelen en commercialiseren (een licentie zou je dus kunnen zeggen), maar ook het recht zelf geld te verdienen door licenties uit te geven.

 

Voor deze constructie wordt er nu een overeenkomst opgesteld tussen A en B, zodat A de gedane investeringen vergoed krijgt en B zonder zorgen zaken kan doen.

 

Ik bekijk de situatie vanuit B, maar bij de overeenkomst moet natuurlijk rekening gehouden worden met eventueel faillissement van zowel A als B. Als B failliet gaat, kan inderdaad de licentieovereenkomst komen te vervallen, maar als A failliet gaat zit het anders. Dit is wat ik bedoelde met 'neemt de nieuwe eigenaar (als dit niet B is) dan ook alle overeenkomsten/licenties die aan het patent hangen over?'

 

 

[Nico Schouten]

Ik bekijk de situatie vanuit B, maar bij de overeenkomst moet natuurlijk rekening gehouden worden met eventueel faillissement van zowel A als B. Als B failliet gaat, kan inderdaad de licentieovereenkomst komen te vervallen, maar als A failliet gaat zit het anders. Dit is wat ik bedoelde met 'neemt de nieuwe eigenaar (als dit niet B is) dan ook alle overeenkomsten/licenties die aan het patent hangen over?'

 

Als in onderneming A activiteiten plaatsvinden die het voortbestaan van die onderneming in gevaar kunnen brengen dan kun je overwegen om onderneming C op te richten waar het IP van onderneming A wordt ondergebracht.

De kosten van het onderhoud van het IP worden betaald door onderneming B. Het enige risico voor C is dat B en eventueel A niet in staat zijn de taxen voor het in stand houden van het IP op te brengen.

In dat geval verloopt het IP en kan iedeeen gebruik maken van het IP.

 

Als jij vanuit B geen invloed heb op onderneming A dan is het enieg wat je kunt doen voor te stellen onderneming C op te richten.

 

Maar goed, het gesprek verloopt nogal hypothetisch mede omdat mij niet duidelijk is welke belangen jij hebt in onderneming A en B en ik geen idee heb over wat voor soort IP we praten.

 

Lijkt mij verstandig om dit met een IP specilist op het gebied van IP beheer te bespreken.