Onderhandelen met universiteit over afkoop kennis

[molecuultje]

Heeft iemand nog goeie tips over hoe je het best een onderhandelingstraject kan ingaan met je universiteit als je als onderzoeker voor jezelf wil beginnen en de universiteit eigenaar is van een belangrijk deel van je kennis. Heeft iemand hier al ervaring mee? ???

[Lawman]

Beste Molecuultje,

 

Als juridisch adviseur treed ik meer en meer op voor Universiteiten, spin offs (dwz groep van researchers) of investeerders.

 

Onderhandelingen met universiteiten begeven zich op het snijvlak van wat ik maar noem investeringsrecht en het recht van intellectueel eigendom (vaak octrooirecht), de zgn key asset(s).

 

De voorbereiding van een onderhandeling vergt dat je allereerst weet of er een vinding is die je van de universiteit naar de markt zou mogen brengen in een aparte onderneming (de zgn spin off onderneming) en of er mogelijk naast de Universiteit (op kortere of langere termijn) investeerders zijn die op basis van jouw business plan zouden willen participeren.

 

Het voert te ver voor dit forum om hier mee in detail te treden doch ik hoop dat je nu duidelijk is dat je over dit soort zaken het beste een juridisch expert kan raadplegen. Naast mijn (kleine) advocatenkantoor zijn het vooral de grote advocaten die op bovengenoemd vakgebied adviseren.

 

Ik hoop dat je hiermee weer verder kan.

 

Lawman

 

 

Ik treed

Heeft iemand nog goeie tips over hoe je het best een onderhandelingstraject kan ingaan met je universiteit als je als onderzoeker voor jezelf wil beginnen en de universiteit eigenaar is van een belangrijk deel van je kennis. Heeft iemand hier al ervaring mee? ???

 

[molecuultje]

Beste Lawman,

wat ben ik blij dat ik eindelijk iemand gevonden heb die me wat op weg helpt met deze vraag. Ik begrijp dat ik het beste met een jurist aan de slag kan gaan. Wat mij het moeilijkst lijkt is het bepalen wanneer en in welk dienstverband de vinding tot stand is gekomen. Zeker in de medische sector waar je deeltijds voor de universiteit kunt werken, maar ook deeltijds in loondienst kunt zijn bij het akademisch ziekenhuis. Verder hoorde ik tijdens een lezing in Groningen dat de CAO van de universiteiten ook het nodige vertelt over patenten en eigendomsrechten. Is dat zo? ???

[Lawman]

Beste molecuultje,

 

Het is vaak zo dat researchers enerzijds verbonden zijn aan de universiteit en anderzijds een andere werkgever hebben. Ik zeg werkgever omdat de werkgever in veel gevallen de octrooirechten zullen toekomen. Zie artikel 12 van de Rijksoctrooiwet.

 

Letterlijk zegt artikel 12 lid 3 dat indien een uitvinding is gedaan door iemand in dienst van een universiteit, hoge school of onderzoeksinstelling, de aanspraak op octrooi toekomt aan betrokken  universiteit, hoge school of onderzoeksinstelling. Om twijfel uit te sluiten nemen werkgevers hierover meestal een regeling op in de arbeidsovereenkomst (of het bijbehorende regelement/statuut) met de werknemer.

 

Vraag is dus bij welke werkgever de uitvinding is gedaan. Studie van alle feiten en omstandigheden spelen is hier van belang. Universiteiten blijken overigens steeds vaker bereid een spin off onderneming te helpen opzetten. Een goede voorbereiding is zoals je reeds inzag van belang. Ik verwijs zoals eerder dus naar een jurist doch een octrooigemachtigde kan je ook op weg helpen.

 

Ik ben benieuwd.

 

Lawman

 

 

 

Beste Lawman,

wat ben ik blij dat ik eindelijk iemand gevonden heb die me wat op weg helpt met deze vraag. Ik begrijp dat ik het beste met een jurist aan de slag kan gaan. Wat mij het moeilijkst lijkt is het bepalen wanneer en in welk dienstverband de vinding tot stand is gekomen. Zeker in de medische sector waar je deeltijds voor de universiteit kunt werken, maar ook deeltijds in loondienst kunt zijn bij het akademisch ziekenhuis. Verder hoorde ik tijdens een lezing in Groningen dat de CAO van de universiteiten ook het nodige vertelt over patenten en eigendomsrechten. Is dat zo? ???

 

[Ronald Kleverlaan]

Ik heb totaal geen juridische kennis over deze zaken, maar ik weet wel dat dit in Amerika heel anders is geregeld.

 

Daar is in 1980 de Bayh-Dole Act in werking getreden, die onderzoekers bij een universiteit in staat stellen om onderzoek dat ze uitgevoerd hebben te commercialiseren en hier een vergoeding voor te krijgen. Door deze wet kan een uitvinder die bij een non-profit instelling werkt aanspraak maken op 25 tot 35% van de royalty’s. In Amerika zijn hierdoor het aantal universiteiten dat zich met technologietransfer bezig houdt acht keer zo groot geworden.

 

In eerste instantie lijkt dit erg krom. De onderzoeker krijgt normaal betaald voor zijn inspanningen en kan ook nog profiteren als hij/zij een doorbraak veroorzaakt. Voor de universiteiten en economie in het algemeen is het echter ook erg interessant als de onderzoeker hierdoor eerder de commerciele waarde van een onderzoek inziet.

 

Dit actieve octrooi-beleid  is in Amerikaanse universiteiten ver doorgevoerd, heeft er iemand interesse om de Nederlandse situatie te bespreken.

 

Als hypothese wil ik stellen dat één van de redenen dat er in Nederland zo weinig onderzoekers met kennis vanuit de universiteit een eigen onderneming starten komt, doordat de kennis-transfer m.b.t. octrooien en patenten ingewikkeld is geregeld en dat de onderzoekers er zelf weinig voordeel uit kunnen behalen.

 

Als voorbeeld zien we hier molecuultje die schijnbaar ook erg veel moeite heeft om een eigen bedrijf op te starten waarbij ze kennis nodig heeft dat hij/zij zelf heeft onderzocht binnen de universiteit.

[Lawman]

Beste Kleverlaan,

 

Je hebt gelijk: als je vandaag de dag een amerikaanse universiteitssite bezoekt (transfer of technology division) dan zie je dat ze in de meeste gevallen een uitgesproken policy hebben tav transfer of technology en participaties in spin offs. Zo zegt de University of California ( http://www.ucop.edu/ott/bayh.html) over de effecten van de Bayh-Dole Act:

 

University patenting and licensing efforts under the Bayh-Dole Act have fostered the commercialization of many new technological advances that impact the lives of millions of people across the nation.  A recent national survey conducted by AUTM [10] reports that 70% of the active licenses of responding institutions are in the life sciences--yielding products and processes that diagnose disease, reduce pain and suffering, and save lives. Most of the inventions involved were the result of Federal funding.

 

Met jouw hypothese ben ik het overigens slechts ten dele eens.

 

Ik denk niet dat er in Nederland zo weinig onderzoekers met kennis vanuit de universiteit een eigen onderneming starten (de spin off) doordat de kennis-transfer m.b.t. octrooien en patenten ingewikkeld is geregeld. Naar analogie van de amerikaanse ideologie zou ik zeggen dat er een vrij krachten spel is van vraag en aanbod om te onderhandelen over de exploitatie van rechten van intellectuele eigendom. Het is nog maar de vraag of onderzoekers er zelf weinig voordeel uit kunnen behalen. Bij een goede deal en een profijtelijke onderneming werkt uiteindelijk de hefboom van een goed aandelenoptie pakket voor een manager-researcher net goed als de hefboom van de betrokken (durfkapitaal) financier.

 

Echter vanwege het ontbreken van commerciele funding in biotech hier, in vergelijking met de volumes van de jaren 90 in de VS, en vanwege het minder aanwezig zijn van een ondernemerscultuur in ons land in het algemeen, en de kleinere thuismarkt, zijn de spin offs (en beursgangen/IPOs) hier veel minder in aantal. Ook lijkt een voor de handliggende reden dat researchers hier het lange tijd "not done" hebben gevonden om naast researcher ook nog ondernemer te zijn. Dit lijkt langzaam te veranderen, net zo als dat universiteiten steeds meer licht zien in de tunnel van de spin offs. Een consistent en openbaar spin off beleid van universiteiten staat meestens nog in de kinderschoenen.

 

Tenslotte: ik verwacht dat ik in een tijdsbestek van een 3 tot 6 maanden een handleiding zal publiceren voor spin offs van nederlandse universiteiten. Iedereen die denkt dat ie daarbij een rol kan spelen kan mij persoonlijk emailen (zie expert members). Ik denk hierbij aan spin off managers van de universiteiten en ondernemers die de laatste jaren via een spin off verzelfstandigd zijn.

 

Lawman

 

 

 

 

 

 

[Mikky Vrolijk]

Lawman:

Als reactie op je laatste alinea: wellicht kan ik binnen ons netwerk wat veldwerk voor je doen.

Ook alvast een idee is, om dit als "nieuw bericht" in de vorm van een oproep te plaatsten in dit forum?

[Ronald Kleverlaan]

Beste Lawman,

 

Ik denk niet dat er in Nederland zo weinig onderzoekers met kennis vanuit de universiteit een eigen onderneming starten (de spin off) doordat de kennis-transfer m.b.t. octrooien en patenten ingewikkeld is geregeld. Naar analogie van de amerikaanse ideologie zou ik zeggen dat er een vrij krachten spel is van vraag en aanbod om te onderhandelen over de exploitatie van rechten van intellectuele eigendom. Het is nog maar de vraag of onderzoekers er zelf weinig voordeel uit kunnen behalen. Bij een goede deal en een profijtelijke onderneming werkt uiteindelijk de hefboom van een goed aandelenoptie pakket voor een manager-researcher net goed als de hefboom van de betrokken (durfkapitaal) financier.  

Ik ben het eens met je stelling als je zegt dat een aandelenoptie pakket voor een onderzoeker ook veel voordelen op kan leveren. Ik zie alleen nog een paar belangrijke verschillen:

1. In Nederland moeten de onderzoekers zelf gaan onderhandelen over zo een aandelenoptie pakket, in Amerika is bij wet vastgesteld dat ze een bepaald percentage krijgen. Dit maakt de positie voor onderzoekers (Die ook liever onderzoeken dan onderhandelen) een stuk eenvoudiger.

2. Universiteiten in Nederland zijn pas sinds korte tijd bezig om een wat actiever octrooi beleid te voeren en zetten daar nu ook aparte afdelingen voor op. Daarvoor (en op sommige universiteiten nog steeds) werd elke aanvraag apart behandeld met (naar goed Nederlands gebruik) het raadplegen van verschillende belangen groepen en commissies.

 

Echter vanwege het ontbreken van commerciele funding in biotech hier, in vergelijking met de volumes van de jaren 90 in de VS, en vanwege het minder aanwezig zijn van een ondernemerscultuur in ons land in het algemeen, en de kleinere thuismarkt, zijn de spin offs (en beursgangen/IPOs) hier veel minder in aantal. Ook lijkt een voor de handliggende reden dat researchers hier het lange tijd "not done" hebben gevonden om naast researcher ook nog ondernemer te zijn. Dit lijkt langzaam te veranderen, net zo als dat universiteiten steeds meer licht zien in de tunnel van de spin offs. Een consistent en openbaar spin off beleid van universiteiten staat meestens nog in de kinderschoenen.

 

Hier ben ik het volledig mee eens. Ik denk dat het grootste deel terug te voeren is op het "ondernemingsklimaat" in Nederland. Niet alleen voor researchers, maar ook voor jongeren die van school/universiteit afkwamen was de eerste gedachte altijd om carriere te gaan maken binnen een bedrijf. Gelukkig begint dit de laatste tijd steeds meer te veranderen en durven steeds per personen het aan om de vrijheid van het eigen ondernemerschap te ervaren. :D

 

Ik denk zeker ook dat het een groot aantal investeerders heeft tegengehouden om te investeren in kennis die opgedaan is binnen universiteiten, doordat de universiteiten en nog niet klaar voor waren om een spin-off te starten en de investeerders hier veel tegenwerking van kregen. Hopelijk zal dit in de nabije toekomst (Bio- technlogie?) ten goede veranderen. Wellicht kan BioPartner http://www.biopartner.nl hier een catalyserende rol in spelen.

[Lawman]

Beste Kleverlaan,

 

We zijn het eens. We lopen ongeveer 10 jaar achter op de ontwikkelingen in VS en Canada. Het voordeel hiervan is dat we veel kunnen leren van de do's and do'nts, guidelines en de good practices die op de eveneens vooruitlopende websites van de amerikaanse universiteiten en van de overheid te vinden zijn.

 

Ook eind jaren 90 heeft EZ ingezien dat er verbetering nodig is op het gebied van het stimuleren van ondernemerschap vanuit nederlandse universiteiten.

 

Je verwijst terecht naar BioPartner. Op haar website is de subsidieregeling zaaiprojecten lifesciences (staatscourant 11 sept. 2000) te lezen. De lezenswaardige toelichting zegt dat het lifesciences actieplan het aantal startende ondernemingen in dit veld moet vergroten, en dat bij kenniisinstellingen en onderzoekers kennis, ervaring en middelen ontbreken om zich goed voor te bereiden op een start up. Het verstrekken van subsidie is een middel om zowel de onderzoeker als de kennisinstelling een prikkel te geven voor de commercialisering van wetenschappelijke kennis.

 

Ik ben er van overtuigd dat een initiatief als BioPartner en dat van Dreamstart bijdraagt aan de professionalisering van de starterswereld. Dit op zichzelf trekt andere professionals/dienstverleners en (uiteindelijk) financiers aan.

 

Na de schrik van de ingeklapte internetbubble vorig jaar staan de investeerders weer met beide voeten op de grond en in plaats van kort geld met (participatie) exits van 2 of 3 jaar is er in potentie nu plaats voor investeringen op middellange termijn zoals dat past bij (bio) technology.

 

Als we alle krachten en kennis goed verzamelen kunnen we deze nieuwe, langere "wave" op gang helpen. Ik verwijs naar mijn bovengenoemde oproep.

 

Lawman

 

 

 

 

[molecuultje]

Beste Kleverlaan en Lawman,

jullie bovenstaande discussie bevestigt mijn gevoel dat er nog een hoop te regelen en organiseren valt wat betreft eigendom van kennis die binnen de universiteit is ontwikkeld. Ik ben zelf redelijk vertrouwd met de biomedische sector en zie veel onderzoekers die allemaal hetzelfde probleem hebben : hoe ga ik een gesprek in met mijn universiteit over de de afkoop van kennis die ik in loondienst ontwikkeld heb. Vaak wordt het nog complexer als je kennis gegenereerd hebt in het kader van een project dat gesubsidieerd is door de overheid. De Europese Commissie bijvoorbeeld stelt ook nog eens haar eigen eisen en claimt haar eigen rechten voor kennis die met haar centjes ontwikkeld is. Kortom : je moet als onderzoeker met een hoop mensen en organisaties rekening houden voor je commercieel iets zinvols kunt doen met kennis die anders op de plank van de universiteit blijft liggen. Lawman heeft gelijk : er is geen best practice. Iedere universiteit heeft zo zijn eigen praktijkmethode ontwikkeld. Groningen besteedt alles uit. Maastricht is bijvoorbeeld voorstander van het toekennen van exclusieve licenties. Ik kijk vol nelangstelling uit naar een soort handboek met richtlijnen of aanbevelingen. Dreamstart zou een actieve rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van best pratices op dit gebied.

[Ronald Kleverlaan]

Lawman en andere geinteresseerden,

 

Voor de handleiding voor de creatie van spin-offs vanaf universiteiten, is het wellicht interessant op het onderzoek van Marjan Bruyland te bestuderen, die hierover aan de universiteit van Leuven een onderzoek heeft gedaan.

 

Spin-offs worden een steeds belangrijkere vorm van kennisvalorisatie. Het opzetten ervan vereist echter een gedegen aanpak. Er moet een volledig ondersteuningskader uitgebouwd worden. Naast een administratieve en conceptuele omkadering, moet ook een ervaringsomkadering uitgebouwd worden. Dit eindwerk gaat na in welke omstandigheden de oprichting van een spin-off een juiste keuze is en aan welke voorwaarden moet voldaan zijn. Verder helpt het de academische ondernemer in zijn denkproces van onderzoeker naar ondernemer en wil voornamelijk zijn/haar ondernemingskwaliteiten aanscherpen

 

Helaas was de website vandaag niet bereikbaar, maar misschien is dit tijdelijk:

http://www.mech.kuleuven.ac.be/~kgadeyne/marjan/

 

Via de Cache van Google is een gedeelte nog wel opvraagbaar (http://216.239.35.100/search?q=cache:mFYXZTH22TgC:www.mech.kuleuven.ac.be/~kgadeyne/marjan/raam.html++site:www.mech.kuleuven.ac.be+leuven+marjan+spin+off&hl=nl), maar via de Economie faculteit van Leuven moet ze ook wel te vinden zijn.

 

[Ronald Kleverlaan]

We zijn het eens. We lopen ongeveer 10 jaar achter op de ontwikkelingen in VS en Canada. Het voordeel hiervan is dat we veel kunnen leren van de do's and do'nts, guidelines en de good practices die op de eveneens vooruitlopende websites van de amerikaanse universiteiten en van de overheid te vinden zijn.

 

Ik heb geen idee in hoeverre het al gebeurd, maar zou het niet verstandig zijn om een aantal van de "beleidsmakers" van EZ, maar ook van binnen de universiteiten (en onderzoeksinstellingen) mee te laten lopen/ laten leren van de ervaringen in Amerika? Eventueel met ondersteuning/gesubsideerd door EZ?

 

[Lawman]

Beste Kleverlaan,

 

Dank voor de suggestie. Jouw quote van de Leuvense universiteit is begrijpelijk en de essentie verklaart dat bijv de subsidieregeling zaaiprojecten lifesciences bedoeld is om de onderzoeker geld te verschaffen voor octrooirecherche, het inwinnen van advies voor het opstellen van een businessplan, het opzetten van een onderneming e.d.

 

Zoals gezegd is via websites van m.n. amerikaanse en canadese universiteiten veel informatie over spin offs voor handen (en inmiddels in mijn bezit). Ik zal via dit forum iedereen op de hoogte proberen te houden van de ontwikkelingen. Suggesties blijven welkom.

 

Lawman