Vraag over merkenrecht

[HenkHenk]

Beste forummers, ik bezoek deze site met een kleine regelmaat maar red me meestal prima door te zoeken in de bestaande onderwerpen, deze keer lukte dat niet en dus voel ik mij genoodzaakt een interessante casus voor te leggen. :)

 

Allereerst ons probleem: We zijn exclusief importeur van een aantal producten/merken voor de BeNeLux.

Exclusief is in dit geval een wat wankele term omdat er geen schriftelijke overeenkomst bestaat met de leveranciers.

 

Eén van onze leveranciers blijkt op het randje van het failissement te staan en het is een kwestie van tijd voordat deze omvalt. Wat er daarna met het bedrijf cq. de merknaam gebeurt is uiteraard onbekend, daarom heb ik de betreffende merknaam voor de BeNeLux laten registreren.

 

Het betreffende bedrijf zelf heeft haar merknaam internationaal geregistreerd. De gegevens van het merkenregister heb ik hieronder geplakt:

 

------------------------------------------------------

(151) Date of the registration

04.10.2006

(111) Number

04.10.2006

(180) Expected expiration date of the registration/renewal

04.10.2016

(171) Expected duration of the registration

10

(732) Name and address of the holder of the registration

XXXX

(811) Contracting State of which the holder is a national

IT

(842) Legal nature of the holder (legal entity) and State, and, where applicable, territory within that State where the legal entity is organized

Société à responsabilité limitée ITALIE

(740) Name and address of the representative

XXXXX

(540) Mark

XXXXXX

(541) Reproduction of the mark where the mark is represented in standard characters

Reproduction of the mark where the mark is represented in standard characters

(571) Description of mark

Word "XXXXX" in standard characters.

(511) The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) and the list of goods and services classified according thereto

 

09

 

(821) Basic application

XXXXXXX

(832) Designations under the Madrid Protocol

EM, JP, KR, SG, US

(527) Indications regarding use requirements

SG, US

------------------------------------------------------

 

Op basis van onderstaande link begrijp ik dat de registratie geldt voor Japan, Zuid Korea, Singapore, Verenigde Staten en EM (Europese Unie).....

 

http://oami.europa.eu/pdf/mark/MM4-NL.pdf

 

Nu de vragen:

 

Wat zijn mijn rechten als het ooit tot een conflict komt? Heeft de fabrikant (of de opkoper van de merknaam) hoe dan ook de langste adem op basis van zijn internationale registratie? Er is niet specifiek voor de BeNeLux geregistreerd, wel voor de Europese Unie...

 

Om kritiek voor te zijn: Ik misgun onze leverancier de rechten op zijn merknaam niet, maar aangezien de hele toko daar nu op losse schroeven staat neem ik liever het zekere voor het onzekere. We hebben de afgelopen jaren behoorlijk geïnvesteerd in die merknaam (marketing/promotie) en dat heeft redelijk wat goodwill opgeleverd. Het zou mij enorm frustreren als een concurrent met de merknaam aan de haal gaat!

 

 

 

[BOIP]

Beste Henk,

 

Allereerst heeft een Internationale merkregistratie waarbij men ook Europa (=EM) heeft aangeduid automatisch ook geldigheid in de Benelux; namelijk in één keer geldigheid voor alle 27 aangesloten landen. Het merk moet dan wel definitief geregistreerd zijn voor Europa en niet nog maar alleen gedeponeerd, want in de depotfase kan er nog heel wat gebeuren voordat een merk definitief geregistreerd is in Europa. Als het wel een merkregistratie betreft zal je wellicht niet veel hebben aan jouw Benelux merkregistratie. Tenzij men niks doet met de merkrechten na faillissement, dan heb je een heel handige zet gedaan met jouw Benelux-merkregistratie.

 

Ik denk dat hierbij het zogenaamde faillissementsrecht van het land van de houder een rol speelt. Indien bijvoorbeeld een Nederlandse eigenaar van een Benelux-merk failliet gaat, komen (meestal) alle activa (waaronder dus ook de merkrechten) in de boedel en mag dus de curator erover beschikken. Vaak probeert een curator dat merk dan te gelde te maken, m.a.w. dat merk te verkopen en dus het merk over te dragen. Een goede curator zal deze overdracht dan in het merkenregister aantekenen om zogenaamde derdenwerking te verkrijgen.

 

De meest handige oplossing zou zijn om (nu al ?) de gehele Internationale merkregistratie (of desnoods alleen voor wat betreft het Europees merk deel) aan jou(w firma) over te dragen. Wees er in ieder geval snel bij als men failliet gaat; m.a.w. zorg dan dat de curator het aan jou(w firma) overdraagt. Krijg je niet alleen de rechten voor Nederland, maar in één keer voor EM (= dus Europa), JP, KR, SG, US.

 

Als je 't echt (heel) veel waard is zou ik zo snel mogelijk een IE-deskundige raadplegen die zelf (of binnen zijn kantoor)

verstand heeft van het én het faillissements- én IE-recht van het land van de betreffende merkeigenaar.

 

Rudolf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[HenkHenk]

Rudolf, énorm bedankt voor de uiterst heldere uitleg! Ik weet voorlopig voldoende.

[Hans v N]

Als het wel een merkregistratie betreft zal je wellicht niet veel hebben aan jouw Benelux merkregistratie. Tenzij men niks doet met de merkrechten na faillissement, dan heb je een heel handige zet gedaan met jouw Benelux-merkregistratie.

 

Hier begrijp ik dat TS Benelux merkenrechten zou kunnen verkrijgen op een geregistreerd Internationaal merk als men daar (voorlopig?) na het faillissement niets met de merkenrechten gaat doen.

 

Kan je eens uitleggen Rudolf hoe dat dan in zijn werk gaat?

 

Als TS al merkrechten kan krijgen, ik zie voorlopig nog niet hoe vandaar bovenstaande vraag, wat dan als de koper / eigenaar van het merk dat over 3 jaar weer nieuw leven in wil blazen?

 

 

 

 

 

[BOIP]

Beste Hans,

 

Ik weet niet veel / niets over faillisementsrecht; zeker niet in andere landen. Maar als een (niet oplettende) curator een faillissement definitief maakt zónder (al dan niet internationale) merkrechten te hebben overgedragen is een merk eindig geworden bij gebrek aan een juridisch eigenaar. Dán kun je dus alsnog wat hebben aan het later gedeponeerde / geregistreerde Benelux-merk; dát is dan namelijk nog het enige geldige merk.

 

Als een (wel oplettende) curator het merk overdraagt heeft uiteraard de nieuwe eigenaar de rechten en heb je dus waarschijnlijk niet al te veel aan het Benelux-merk.

 

Voor wat betreft de gebruiksplicht is het volgende van toepassing: Als men een merk heeft ingeschreven is het natuurlijk de bedoeling dat men het ook daadwerkelijk gaat gebruiken. Als men dat langer dan vijf jaar niet doet kan een merk (geheel of voor een deel van de waren of diensten) vervallen worden verklaard.

 

Rudolf

 

 

[Merkava]

Voor wat betreft de gebruiksplicht is het volgende van toepassing: Als men een merk heeft ingeschreven is het natuurlijk de bedoeling dat men het ook daadwerkelijk gaat gebruiken. Als men dat langer dan vijf jaar niet doet kan een merk (geheel of voor een deel van de waren of diensten) vervallen worden verklaard.

 

Dat laatste intigeert mij, want hoe maak je dat nu hard als een merknaamhouder nog wel zijn kosten betaald om de merknaam op zijn naam geregistreerd te laten staan ?

Wie een beetje in de oude doos rommelt vind genoeg merknamen die al meer dan 10 jaar niet meer in het economisch verkeer worden gebruikt, zoeken met Google levert dan een paar hits op, volgens mij een redelijke indicatie van het feit dat een merknaam niet langer actief onderdeel is in het handelsverkeer.

Op welke manier is het mogelijk om een dergelijke merknaam los te peuteren bij een merknaamhouder ?

[BOIP]

Beste Merkava,

 

Aan gebruiksbewijs zitten nogal wat haken en ogen (vraag dát maar eens aan een veel procederende IE-advocaat...), maar in z'n algemeenheid is het volgende van toepassing.

 

Een (goede) advocaat zal bij een merkinbreuk altijd eerst om gebruiksbewijs vragen. Dit moet normaal gebruik zijn in het economische verkeer. Bijvoorbeeld overlegging van één enkele nota aan een bevriende relatie o.i.d. is dát dus niet. Ook is het zeer afhankelijk van het merk en de doelgroep wat precies onder normaal gebruik én het economische verkeer moet worden volstaan. Een 'gewone consument' is een andere doelgroep dan een 'farmaceut of hartspecialist'.

 

Als een rechter van mening is, dat er geen sprake is van "normaal gebruik in het economische verkeer" kan hij het merk dus nietig verklaren wegens geen geldig gebruik. Dít kan je dus alleen bij / door een rechter laten toetsen. Als een merk nietig is, zou het dus weer 'vrij' kunnen zijn. Het merkenregister zou dus nogal wat voor nietigheid vatbare merken kúnnen bevatten.... Ik zal 't niet te veel uitproberen, want nogmaals aan toewijzing van nietigheid zitten nogal wat haken en ogen....

 

Misschien is het zelfs wel zo dat als je een merk wat dus meer dan vijf jaren níet is gebruikt aan jou laat overdragen, je er ook weleens weinig aan zou kúnnen hebben...

Ik weet dat dus niet zeker, maar wellicht kan iemand wel nietigheid met terugwerkende kracht aantonen, ondanks dat jíj 't weer bent gaan (her)gebruiken na meer dan vijf jaren niet-gebruik...

Dát is wellicht een leuke case voor een IE-advocaat.... ;-)

 

Rudolf