Merkenregistratie en onverwacht veel oppositie

[baskie]

Hallo,

 

Vorig jaar heb ik een merkenbureau opdracht gegeven een merknaam te registreren voor Europa. Tijdens de gesprekken met het bureau werd gesproken over een vaste prijs voor de registratie en het feit dat er oppositie kan worden gevoerd. Daar werd bij gezegd dat dat zelden gebeurt.

 

Inmiddels zijn we meer dan een jaar verder en kijk ik tegen 5 en mogelijk zelfs 6 opposities aan. Het totale tarief voor de registratie is vele malen hoger dan vooraf ingeschat en de laatste oppositie kan alleen al oplopen tot een veelvoud van het origineel afgesproken bedrag.

 

Ik voel me door dit bureau niet goed begeleid en wordt nu met veel hogere kosten geconfronteerd dan waar ik rekening mee heb gehouden. De mogelijkheden zijn: stoppen waarmee alle geld weggegooid is of doorgaan wat kan betekenen dat het kostenplaatje tot bijna 4(!) keer zoveel kan uitpakken als vooraf ingeschat.

 

Een van de medewerkers gaf mij na sluiting van de periode waarin oppositie kan worden gevoerd aan dat ik met de gevraagde merknaam op mijn water had kunnen aanvoelen dat dat tot veel oppositie zou leiden. Juist om die reden heb ik niet zelf gedaan maar ben ik naar een professionele club gegaan: zij moeten die inschatting maken, mijns inziens.

 

Mijn vraag aan jullie is: wie kan mij vertellen wat ik kan doen in deze situatie? Het merkenbureau kan niet met 100% zekerheid zeggen hoeveel oppositie er gaat komen maar dit lijkt meer op lekker uurtjes schrijven.

 

Mijn dagelijkse werk is ook zakelijke dienstverlening maar wanneer iets onverwacht tegenvalt zoals in dit geval denk ik met de klant mee en draag ik een deel van de extra kosten. Voor zover ik het kan zien is het zo dat het merkenbureau een paar brieven de deur uit moet doen, that's it. In hoeverre is het vreemd om van hen te vragen om een aantal opposities voor hun rekening te nemen?

 

Ik hoop dat jullie me kunnen helpen met raad.

 

Bas

[VeraLoop]

Hoi Bas

 

wat een gezeur, toevallig zelf ook mee bezig, maar nog geen gezeur tot nu toe.

 

in hoeveel groepen registreer je ? welke kosten worden er berekend, om welk bedrag gaat het nu en welk bedrag wordt ingeschat als hoger bedrag ?

moet je per sé deze naam hebben, of kun je voor jezelf nog wijzigen ?

 

heb je zelf ook op de europese trademarkwebsite gekeken ?

welke overeenkomsten zijn er qua naam/beeld produktgroep ?

 

voor een oordeel zijn 4 dingen belangrijk, wat heeft het je gekost, wat gaat het nu kosten, wat zijn je kansen, en zit je vast aan de merknaam die je gekozen hebt ?

 

produceer je al onder deze merknaam ?

 

groetjes

vera

[baskie]

Hallo Vera,

 

De registratie zou voor heel Europa ongeveer € 3.500,- kosten. Met alle opposities en de facturen die het bureau wilde indienen gaat dat bedrag over de € 7.000,- heen. Daar komt bij dat merkbewaking nu een must is a € 1.250,- per jaar. Daarmee komen de totale kosten over 5 jaar veel hoger te liggen dan vooraf ingeschat.

 

Ik heb het bureau met deze kwestie geconfronteerd en ze lijken nu in te binden door de laatste opposities voor hun rekening te nemen. De partij achter de laatste oppositie heeft aangegeven hun kosten vergoed te willen zien, die zouden dan wel voor mijn rekening komen.

 

Ik heb dit bureau ingeschakeld omdat ik het niet zag zitten om zelf alles te moeten uitzoeken. Ik heb het budget beschikbaar gemaakt waar ze om vroegen en daarmee mag ik verwachten dat ze het professioneel oplossen.

 

Om welke groepen het gaat, kan ik zo niet achterhalen. Het zijn er drie in totaal dat weet ik wel.

 

Succes met jouw registratie. Houd de procedure goed in de gaten en geeft het snel aan wanneer je het niet bevalt.

 

Groet,

Bas

[VeraLoop]

Hoi Bas,

 

hoe kun je nou een oppositie voor je rekening nemen ?

die is er of die is er niet.

 

met een briefje schrijven heb je nog zeker geen garantie dat de oppositiepartij later niet alsnog moeilijk gaat doen.

dat kunnen ze altijd, bij elk nieuw produkt en onophoudelijk. en als je er dan ook nog eens meerder hebt...

het ligt ook aan de sterkte van de oppositiepartij, is het Burberry of een hele kleine partij.

 

zat jij nou vast aan je merknaam of niet ? heb je al geproduceerd met je merk erop ?

 

Vera

[VeraLoop]

en nog een vraagje, welke kosten had die ene oppositiepartij gemaakt ?

of de situatieschets die je neerschreef is niet volledig, of dit gaat nergens over ;)

 

welke kosten maken ze ? een briefje schrijven dat ze het niet met jouw registratie eens zijn ?

of had je al goederen geproduceerd ?

 

Vera

 

 

 

 

 

[baskie]

Hoi Vera,

 

Het gaat om software die al een tijdje door ons wordt geproduceerd en verkocht. De merknaam, daar zitten we dus aan vast. Achteraf gezien was Europa te veel voor ons. We verkopen in Nederland en soms in Belgie. Duitsland, Engeland en Frankrijk is in de komende jaren een mogelijkheid maar daar houd het voorlopig even op. Uit gemak is voor Europa gekozen maar dat blijkt een enorme vergissing. Vind het slecht dat het merkenbureau daar niet verder op in is gegaan: zij moeten de consequenties vooraf kunnen inschatten en je inlichten over het risico.

 

De oppositie waar ik het over heb houd in dat de andere partij het niet eens is met onze registratie. Ze doen daarom een voorstel van zaken die wij uit onze registratie moeten schrappen of aan moeten passen waardoor zij geen verdere stappen ondernemen. Volgens het bureau waar ik mee werk, is het daar dan ook mee gedaan. Klopt dat niet dan?

 

Per oppositie werd er tussen de € 500,- en € 800,- in rekening gebracht. Bij de laatste oppositie werd er aangegeven dat ik daar in 1 geval bovenop € 500,- moet vergoeden van de kosten die de tegenpartij heeft gemaakt.

 

Ik ben het er niet mee eens dat ik hierover vooraf niet ben geinformeerd en ben dan ook niet van plan om dit soort extra kosten voor mijn rekening te nemen. Omdat ik er geen verstand van heb is het lastig om verweer te maken tegen mijn leverancier. Neemt niet weg dat ik het niet eens ben met het principe dat een leverancier zomaar de kostprijs met dit soort getallen kan verhogen.

 

Ps mijn omschrijving zal vast niet volledig zijn: ik snap er onderhand ook niet alles meer van!

 

Groet,

Bas

[ADP-Line]

Ook ik wil een merk registreren, maar voel nu, na dit te hebben gelezen, zakt mijn broek wel af.

 

In ieder geval om dit voor Europa te doen.

 

Dat gaat me klauwen vol geld kosten, en dat heb ik juist hard nodig voor mijn nieuwe product.

Ik dacht als je geregistreerd bent, ook je recht kunt ontlenen, maar als je dan weer moet betalen.........

 

Ik denk maar dat ik van registratie afzie,

[Edward]

 

Een van de medewerkers gaf mij na sluiting van de periode waarin oppositie kan worden gevoerd aan dat ik met de gevraagde merknaam op mijn water had kunnen aanvoelen dat dat tot veel oppositie zou leiden. Juist om die reden heb ik niet zelf gedaan maar ben ik naar een professionele club gegaan: zij moeten die inschatting maken, mijns inziens.

 

Mijn vraag aan jullie is: wie kan mij vertellen wat ik kan doen in deze situatie? Het merkenbureau kan niet met 100% zekerheid zeggen hoeveel oppositie er gaat komen maar dit lijkt meer op lekker uurtjes schrijven.

 

 

De hoeveelheid en omvang van oppositie staat nooit op voorhand vast. Daar is dus ook geen zekerheid over te geven. Er kan wel onderzoek naar worden gedaan. De eerste vraag is dan ook of je het advies hebt gekregen om een dergelijk onderzoek te verrichten.

 

Kennelijk vindt het merkenbureau zelf al dat de merknaam oppositie kan oproepen. Het was dan tenminste zo netjes geweest om daarop te attenderen en in overweging te geven om een onderzoek te verrichten zodat daarmee ook beter een risico-inschatting kan worden gemaakt voor een depot.

 

Het gaat natuurlijk nooit alleen om de merknaam maar altijd om een combinatie tussen merk en classificatie. Door wat aanpassingen in de classificatie c.q. omschrijving van de aard en inhoud van de diensten die je aanbiedt kan de oppositie redelijk worden ingeperkt., tenzij je evident in iemand anders vaarwater zit. Dit soort zaken kunnen juist in een onderzoek naar voren komen.

 

Bottom line: Bij twijfel vragen om een merkenonderzoek.. Dat biedt geen 100% zekerheid, maar wel een redelijk beeld van de risico's. Vaak wordt om het kostenaspect van een onderzoek afgezien. Bedenk echter dat het voeren van verweer in oppositie ook geld kost.

 

 

[Hans v N]

Om de mogelijke oppositie in te schatten kan je in het merkenregister zoeken. Alleen zoeken op de merknaam die je aangemeld hebt heeft niet zo veel zin.

 

Wat ik zelf doe is de merknaam letter voor letter weghalen en er een * voor in de plaats zetten dat is een truukje wat je ook gebruikt bij het zoeken in (andere) databanken. Je kan voor beginnen met weghalen en achter.

 

Dan goed naar de classificatie kijken van de resulterende merken en wellicht van merknaamhouder via Google kijken of het merk actief wordt gebruikt. Uiteraard is ook van belang of een woord- of beeldmerk (of beide) is geregistreerd. Van beeldmerken heb je minder te vrezen.

 

Toevallig gisteren het merk Frizz aan gemeld voor klasse 5 inderdaad zoals Edward aangeeft meteen een duidelijke omschrijving van de gewenste bescherming. De algemene beschrijving:

 

Klasse 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmateriaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.

 

Mijn omschrijving:

Kl 5 Deodorantia niet voor persoonlijk gebruik, voor gebruik in toiletten zonder vaste aansluiting op de riolering, dus met opvangtank.

 

Had overigens eerst ook klasse 3 erbij gezet maar hier zag ik dat ik mogelijk oppositie kreeg terwijl ik weinig aan deze klasse heb dus die heb ik bij nader inzien laten vervallen met een nieuwe inschrijving en een briefje naar BOIP.

 

[Fezz]

Even een vraagje tussen neus en lippen door hier.. Ik heb onlangs een merk laten registreren, maar wanneer iemand anders een merk registreerd wat lijkt op mijn merk (in woord en/of beeld en/of klassificaties) kan je dan alleen bezwaar aantekenen in de oppositie periode?

 

On topic: Ik zou de offerte en de AV van de partij nog even grondig doorlezen. Je zou toch verwachten dat dit daar wel in opgenomen staat.

[Gooffy]

Hallo, Ik heb even een vraagje wat hier denk ik wel thuispast. Ik heb een merknaam bedacht echter ben er nu twee maanden later per toeval erachter gekomen dat er een bijna dezelfde naam bestaat (eerste 2 letters anders, rest hetzelfde) en dit een dezelfde product behelst. Moet ik nu maar iets nieuws gaan bedenken? De andere naam is helaas geregistreerd als EU merknaam. Bedankt! P.S. niet dat het wat uitmaakt maar de domeinnaam was gewoon vrij

[BOIP]

Even een vraagje tussen neus en lippen door hier.. Ik heb onlangs een merk laten registreren, maar wanneer iemand anders een merk registreerd wat lijkt op mijn merk (in woord en/of beeld en/of klassificaties) kan je dan alleen bezwaar aantekenen in de oppositie periode?

 

 

Kijk even hier:

 

http://www.boip.int/nl/merken/oppositionPeriod.html

 

Daar staat het volgende:

Ik heb een conflict, hoe stel ik oppositie in of moet ik naar de rechter?

Binnen welke termijn moet ik oppositie instellen?

Oppositie kan alleen gedurende een bepaalde periode worden ingediend; deze termijn van twee maanden begint te lopen op de eerste dag van de maand volgend op de publicatie van het merk.

 

Voor Benelux merken kunt u in het Merkenregister onderaan het afschrift zien of er nog oppositie mogelijk is. In dat geval ziet u de oppositietermijn vermeld.

 

Voor internationale (spoed)inschrijvingen moet de datum van publicatie in de Gazette OMPI des Marques Internationales in aanmerking genomen worden (zie www.wipo.int).

 

 

Daarná kun je altijd nog 'naar de rechter' .

 

Kijk ook even hier: http://www.boip.int/nl/merken/maintainWatch.html

 

Dáár staat:

 

Hoe houd ik mijn merk in stand?

Hoe bewaak ik mijn merk?

Als uw merk is ingeschreven kunt u actie ondernemen tegen inbreukmakers. Uiteindelijk is dat de reden waarom u uw merk hebt geregistreerd.

 

U kunt niet alleen optreden tegen het gebruik van een identiek of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Als u een bekend merk hebt kunt u, wanneer bijvoorbeeld de reputatie of het onderscheidend vermogen van uw merk wordt aangetast, onder omstandigheden ook optreden tegen het gebruik van uw merk voor heel andere waren of diensten. En zelfs tegen gebruik van uw merk niet ter onderscheiding van waren of diensten.

 

Optreden tegen inbreuk is in de meeste gevallen aan een termijn gebonden. Als u het gebruik of de inschrijving van een ingeschreven jonger merk langer dan vijf jaar hebt gedoogd kunt u daar later vaak niet meer tegen optreden. En als u oppositie wilt indienen tegen een jonger depot van een merk dat inbreuk maakt op uw ingeschreven merk geldt daarvoor een termijn van slechts twee maanden (te rekenen vanaf de eerste dag van de maand na publicatie van het depot).

 

Om uw merk effectief te handhaven is het dus verstandig om continu in de gaten te blijven houden of er inbreukmakende jongere merken worden gedeponeerd of gebruikt. Om latere depots in de gaten te houden kunt u gebruik maken van ons jaarabonnement op latere merken. Daarmee informeren wij u, aan de hand van van tevoren bepaalde zoekcriteria, welke mogelijkerwijs conflicterende merken er gedeponeerd worden. U kunt kiezen voor een maandelijkse, twee wekelijkse of zelfs dagelijkse rapportage. Om te zien of uw merk door anderen wordt gebruikt kan het natuurlijk geen kwaad om zelf van tijd tot tijd eens op internet te zoeken.

 

U kunt de bewaking van uw merken ook uitbesteden aan een merkengemachtigde of gespecialiseerde advocaat. Bij bewaking en handhaving van merkrechten spelen allerlei praktische en juridische vragen. Bepaalde dingen kunt u zelf doen. Maar bedenkt u zich wel dat merkenrecht een specialisme is en dat veel bedrijven dat specialisme niet in huis hebben. Daarom kan het verstandig zijn om dit over te laten aan een deskundige. Meer weten? Lees verder onder "Zelf doen of laten doen?".