Merkconflict US/EU merknaam met onze handelsnaam (beeldmerk)?

[CloudFormz]

Hallo,

 

Een Amerikaanse multinational heeft een (nieuw?) product gelanceerd: NaamEdits

Ons bedrijf heet NaamEditz.

 

Nu zie ik dat ze dat als een Amerikaans merk hebben geregistreerd.

Wij hebben het merk NaamEditz in de Benelux geregistreerd.

 

Wat als deze multinational met dat product naar Nederland/België/Luxemburg komt?

Doordat ze een enorm bedrijf zijn met een enorme achterban zullen ze onze resultaten in de serp's (zoekmachines) doen verbleken/naar achteren duwen omdat onze merknamen slechts 1 letter verschillen.

 

Mijn vraag, mocht deze partij het product uitrollen in de Benelux, staan we dan sterk met ons merk?

NaamEdits van multinational is namelijk nog niet geregistreerd in de Benelux.

 

Alvast bedankt voor de reacties.

 

Mod edit: namen, merken en producten van genoemde partijen geanonimiseerd o.b.v. gemotiveerd verzoek van TS

[Highio]

Aanvulling: ik vind jullie beeldmerk in het register. NaamEdits is eerder geregistreerd.

 

Merknamen, handelsnamen en domeinnamen al doorgenomen?

 

Groet,

 

Highio

 

Mod edit: zie toelichting in openingsbericht

[TwaBla]

Goed documenteren. Sinds wanneer zijn jullie actief en sinds wanneer is jullie merk geregistreerd? Sinds wanneer zijn zij onder die naam actief en wanneer zijn hun merknamen geregistreerd? Zijn het merknamen of beeldmerken die geregistreerd zijn?

 

Ingraven! Nu al gaan optimaliseren voor de komst van S. Eventueel registratie uitbreiden naar omringende landen. Merkregistraties monitoren. Overleggen met experts. Jurisprudentie verzamelen van vergelijkbare gevallen: ik herinner me iets met iPad in Duitsland en een vergelijkbare case in Brazilië.

 

Scenario's doornemen. Defensief en offensief denken. Wellicht al een alternatieve naam of uitdrukking bedenken en die alvast in je SEO gaan verweven. PR voorbereiden, voor het geval dat ze agressief doen. Je kan de Calimero-troef gebruiken.

 

Lekker spannend. Dat wel.

[TwaBla]

Aanvulling: ik vind jullie beeldmerk in het register. NaamEdits is eerder geregistreerd.

 

Oeps en oeps. Je case is ineens een stuk slechter geworden.

 

Mod edit: zie toelichting in openingsbericht

[CloudFormz]

Hallo,

 

We hebben inderdaad een beeldmerk.

 

"NaamEdits is eerder geregistreerd."

Waar zien jullie dat in het Benelux register?

 

Als ik op deze pagina https://register.boip.int/bmbonline/intro/show.do en dan bij woordmerk NaamEdits invul zijn er geen resultaten. Of kijken jullie elders?

 

"Merknamen, handelsnamen en domeinnamen "

Jazeker, in het merken register van de Benelux zijn er geen resultaten voor NaamEdits via bovenstaande link...

 

Eigenlijk zouden we z.s.m. NaamEditz ook als woordmerk moeten registreren?

 

Mod edit: zie toelichting in openingsbericht

[Highio]

Ik heb een Amerikaans merk en Europese merkvoorbereiding (aanvraag) op basis van de Amerikaanse registratie gevonden.

 

http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=searchss&state=4805:lj5m76.1.1

http://esearch.oami.europa.eu/copla/index

 

Eigenlijk zouden we z.s.m. NaamEditz ook als woordmerk moeten registreren?

Geen idee...

 

Groet,

 

Highio

 

Mod edit: zie toelichting in openingsbericht

[CloudFormz]

Highio: bedankt, de Amerikaanse registratie is niet zo dreigend aangezien we enkel in Benelux opereren.

Zal vanavond direct NaamEditz als woordmerk registreren.

 

Mod edit: zie toelichting in openingsbericht

[Highio]

Je registreert niet, je doet hooguit een aanvraag. Als dit belangrijk voor jullie is, dan zou ik een adviseur gaan raadplegen en niet zelf handelen.

 

Groet,

 

Highio

[TwaBla]

Eigenlijk zouden we z.s.m. NaamEditz ook als woordmerk moeten registreren?

 

Waarschijnlijk ben je al te laat. Je kan nog in oppositie gaan tegen de Europese registratie in voorbereiding.

 

Mod edit: zie toelichting in openingsbericht

[TwaBla]

De Europese aanvraag van Naamedits dateert van juni 2011. Die ligt daar al twee jaar! Naameditz is pas in februari 2013 als beeldmerk geregistreerd. Toch maar alvast over alternatieven gaan nadenken.

 

Mod edit: zie toelichting in openingsbericht

[CloudFormz]

Bedankt allemaal voor jullie reacties, we gaan even bekijken hoe we het gaan aanpakken.

[Hans v N]

Ook het Naamedits is niet geregistreerd maar "under examination". Zou mij zeer verbazen als dit als merk wordt toegestaan. "Naam edit" geeft 556.000.000 hits in Google. Er is dus geen sprake van ook maar enig onderscheidend vermogen. Ben trouwens bang dat ook een toevoeging van een z dat niet zal laten omslaan.

 

Dat weet multinational ook en die zijn bezig om er via intensieve internet marketing onderscheidend vermogen te genereren door de bekendheid analoog aan het merk "Bonbonblock". Maar het lijkt me toch sterk dat met 556 miljoen hits hier alsnog een woordmerk uitrolt.

 

Goede nieuws is natuurlijk dat ze jouw beeldmerk cq domein m.i. ook niet eenvoudig kunnen claimen. Anders dan anderen hier zou ik me geen grote zorgen maken.

 

Mod edit: zie toelichting in openingsbericht

[CloudFormz]

@Hans, bedankt voor je reactie, stelt ons weer een beetje gerust.

[TwaBla]

Naamedits van multinational is in april 2011 gelanceerd, zoals uit de vakpers blijkt. De eerste melding van Naameditz dateert van december 2011. Het lijkt er dus sterk op dat jullie een vergelijkbaar product ontwikkeld en gelanceerd hebben nadat die grote Amerikanen dat al gedaan hadden. De eerste Europese aanvraag tot merkregistratie van de Amerikanen dateert van juni 2011.

 

De optelsom pakt niet goed voor jullie uit. Er zal best parallel ontwikkeld zijn, maar er is onvoldoende onderzoek gedaan voor de lancering van Naameditz. Je hebt een product in de markt gezet onder een naam die verwarring kan veroorzaken met een reeds bestaand product dat onderweg naar de markt was of daar reeds was. Je recente registratie kan afgeschilderd worden als een registratie ter kwader trouw.

 

Mod edit: zie toelichting in openingsbericht

[TwaBla]

"Naam edit" geeft 556.000.000 hits in Google. Er is dus geen sprake van ook maar enig onderscheidend vermogen.

 

"Kern Direct" scoort 16.500 hits. ;D

 

Ben ook benieuwd waar die registratie op hangt, maar de combinatie van Naam + Edits was destijds net zo uniek als i + Phone of Walk + Man of Choco + Mel. Kan me niet voorstellen dat dat grond is voor afwijzing.

 

Het blijft koffiedik + kijken.

 

Mod edit: zie toelichting in openingsbericht

[Hans v N]

Het is duidelijk Twabla dat jij wel onderscheidend vermogen ziet en de mogelijkheid dat het merk wordt goedgekeurd. Maar waar is dat dan op gebaseerd?

 

Waarom is het merk na 2 jaar nog steeds "under examination" ? Ik kan me voorstellend dat de (merken) juristen van multinational aan het touwtrekken zijn met de examiner van het EU merkenbureau. Mogelijk wil men met marktonderzoek de bekendheid aantonen.

 

Eens dat de acties en timing van TS uitgelegd kan worden als een registratie te kwader trouw maar dan moet er wel sprake zijn van een merk of zelfs een handelsnaam. Voor beide zie ik voorlopig geen grond.

 

EDIT

 

Een combinatie kan wel een merk vormen als daar enige creativiteit in zit. Bijvoorbeeld de combinatie Cappuccino en Espresso naar Capuspresso Voor de duidelijkheid een merk van mijzelf. ;D Ginger + bread kan geen merk zijn voor een type brood maar wel voor een software product.

 

Mod edit: zie toelichting in openingsbericht

[Highio]

Hans zit mogelijk wel warm met zijn idee dat het touwtrekken is, maar dat is zeker niet ongebruikelijk, al helemaal niet bij merken op computer en IT-gebied. Claim zou natuurlijk kunnen zijn dat NaamEdits aan elkaar gespeld met twee keer een hoofdletter onderscheidend is en dat er al een Amerikaanse registratie is.

 

Groet,

 

Highio

 

Mod edit: zie toelichting in openingsbericht

[TwaBla]

 

Hoe dan ook: als je de oorspronkelijke vraag vergelijkt met wat wij in enkele minuten opgeduikeld hebben, is de Nederlandse leverancier heel slecht voorbereid op de Amerikaanse concurrentie. Alles wat wij nu noemen, was anderhalf jaar geleden ook al bekend. Er had bij de lancering al uitgeweken kunnen worden. Nu wordt het hard roeien met korte riemen.

[CloudFormz]

Inmiddels contact gehad met merkenregister Benelux en Europa, beide geven aan dat er 1 aanvraag was op merknaam NaamEdits, maar dat het is geweigerd doordat het niet uniek/onderscheidend is, precies wat al aangegeven was.

 

Kortom, het Amerikaanse bedrijf kan het merk niet in Europa vastleggen.

Case closed, for now. Dit topic mag wat mij betreft nu ook op slot, iedereen bedankt voor de bijdrage.

 

Mod edit: zie toelichting in openingsbericht

[TwaBla]

Het is duidelijk Twabla dat jij wel onderscheidend vermogen ziet en de mogelijkheid dat het merk wordt goedgekeurd. Maar waar is dat dan op gebaseerd?

 

Het is Ja-Mits en niet Nee-Tenzij. De combinatie van twee gangbare woorden levert vaak een uniek begrip op en ook het gebruik van een enkel gangbaar woord in een ongerelateerd domein wordt vaak toegestaan als woordmerk. Daarnaast lijkt er sprake van voortschrijdende wijsheid. Zo is Cloud Control in 2011 wel als woordmerk geaccepteerd, evenals Cloud Financing, Cloud Logistics, etc.

 

Dus het kan verkeren. ;)

[Hans v N]

Goed gevonden Twabla. Ik zou inderdaad niet hebben verwacht dat deze merken toegestaan zouden worden. De enige reden die ik nu kan bedenken is een foutieve vertaling van de beoordelaar in de zin dat het om (letterlijk) om een wolk zou gaan. Omdat "wolk" niets te maken heeft met financiën lijkt er sprake te zijn van onderscheidend vermogen. Net zoals Modehuis Jansen dat ook heeft. Of zie ik hier spoken waar ze niet zijn?

 

Vergeet niet dat een merk dat met de hakken over de sloot is, of na later blijkt ten onrechte ingeschreven, later in eventuele procedures zwakker staat dan een merk met een sterk discriminerend vermogen. De merkhouder zal zich als jet goed is realiseren dat het (zwakke) merk laden met marketing een slechte investering is evenals het optreden tegen "inbreuk".

 

Er kan ook nog sprake zijn van het deponeren van een merk uit voorzorg om niet tegen een zwak merk van de concurrent te moeten procederen. Procederen is duur en altijd onzeker. Goede ondernemers hebben een hekel aan beide. ;)

 

Ik wil er ook nog even aan toevoegen dat een handelsnaam, vooral die geladen is met marketing, geringere eisen kent ten aanzien van onderscheidend vermogen. Hoewel ik ook hier geen sterke zaak verwacht tegen TS is het wel goed om je dit te realiseren bij een soortgelijke zaak.

[CloudFormz]

Ha Hans,

 

Bedankt voor je reactie.

Wat ik me wel afvraag is waarom het woord Cloud wel geregistreerd is.

 

Dat lijkt me een heel stuk algemener en breder dan onze naam.

Hoe denk jij hierover?

 

Daarnaast, zou "Form Builder" of "Benelux" na onze naam wel genoeg onderscheidend vermogen hebben?

Bijv. Naam Benelux of Naam Form Builder.

 

Ik hoor het graag.

[Hans v N]

Cloud als merknaam voor sportkleding is net zo voor de hand liggend als Apple voor computers. Als het woord of samenstelling het product of dienst niet beschrijven is het per definitie onderscheidend.Form builder en Benelux zijn niet onderscheidend. De een beschrijft de functie en de andere een gebied.

 

Mango Form Builder zou weer wel kunnen omdat Mango de merknaam onderscheidend maakt. Uiteraard is er dan de mogelijkheid dat iemand anders Spijker Form Bulder gebruikt. Je ziet dan eigenlijk dat het beschrijvende deel net zo goed weggelaten kan worden.

 

Het toevoegen van enkel een z is niet onderscheidend genoeg maar Fris omvormen naar Frizz voor bijvoorbeeld toiletvloeistoffen kan wel. Voor de duidelijkheid Frizz is een merk van mezelf. ;D

[CloudFormz]

Wederom bedankt voor je reactie.

Als de naam niet de dienst omschrijft zou het per definitie onderscheidend zijn.

 

Bij onze naam zou je Naam Edits horen/lezen.

 

Naam edits betekent letterlijk "Lucht vormingen" of "Wolkvormingen".

Onze dienst heeft daar totaal niets mee te maken, onze dienst is een online tool voor het maken van webformulieren.

Heeft het ook in dit perspectief geen onderscheidend vermogen?

 

Mod edit: zie toelichting in openingsbericht

 

[Hans v N]

Cloud is hier geen wolk maar synoniem voor werkend vanaf het internet en daarmee dus exact de dienst beschrijvend.. Ooit was werken in the cloud nieuwe taal en toen was cloud wellicht wel onderscheidend. Inmiddels is de term ingeburgerd en beschrijvend.

 

Je kan dus stellen dat destijds ingeschreven cloud merken die een internetdienst beschrijvenaan sterkte hebben ingeboet. Geen van de merkhouders haalt het in zijn hoofd om tegen de talloze inbreuken te gaan procederen. Simpel omdat ze dat verliezen.

[TwaBla]

Ik zou niet graag in de schoenen staan van degenen die moeten beoordelen of een merk onderscheidend is. Vandaag lanceert iemand het begrip wristweb voor de aanstaande golf polsapparaatjes. Morgen is dat nog als merk te registreren. Overmorgen wordt het spraakgebruik en geldt het niet meer als uniek.

 

Iemand (in Engeland meen ik) is de term cloud gaan gebruiken en nu is dat gewone taal geworden. Je moet er dus snel bij zijn en zelfs dan is nog maar de vraag of je het geregistreerde merk ook kan verdedigen.