merkrecht verkopen, hoe juridisch/fiscaal?

[berndmintjes]

Lotgenoten,

 

Ik heb een casus waar ik niet precies uitkom.

 

Het betreft een verkoop van een merkrecht. Ik kan niet zeggen om welk merk het precies gaat, maar je moet denken aan iets als Jodocus J. Kwak (dat eendje dat in veel landen een begrip is).

 

Het merkrecht van dit item is nu ondergebracht in een Nederlandse Stichting en gaat verkocht worden aan een Buitenlandse Partij.

 

Hoe zorg je er nu voor dat de opbrengst van de verkoop ten goede komt aan de eigenaar van het beeldmerk, zijnde een persoon die nu het bestuur van de Stichting vormt? Immers valt het ten goede aan de Stichting dan krijg je dat geld er moeilijk weer uit.

 

Een fiscaal/juridisch vraagstuk waar ik niet uitkom.

 

Bernd

[Edward]

Je begeeft je hier echt op het vraagstuk van uitkeringsverbod, artikel 2:285, derde lid Burgerlijk Wetboek. Zolang er een gelijkwaardige tegenprestatie bestaat is het doen van een uitkering nog te rechtvaardigen, maar dat gaat in deze niet op.

 

Het zou voor de hand liggen om het merkrecht eerst te verkopen aan een door de desbetreffende persoon op te richten vennootschap, die op haar beurt het merkrecht weer verkoopt aan de buitenlandse partij. Echter stichtingen staan onder controle van het Openbaar Ministerie. Het OM controleert onder meer of de wet te goeder trouw wordt nageleefd. Met een constructie in de voorbedoelde zin zal je al snel stuiten op het uitkeringsverbod.

 

Je zou de omzetting in een andere rechtsvorm kunnen onderzoeken en overwegen. Maar eerlijk gezegd denk ik dat zonder kennis van de statuten het erg lastig wordt om daarover een advies te geven en voert het ook te ver om hier volledig op in te gaan.

[berndmintjes]

Edward,

 

dank voor je info.

dus je hebt de statuten nodig om te kunnen bepalen of je kunt verkopen aan een BV (met als aandeelhouder de bedoelde partij) en dan doorverkopen aan de derde buitenlandse partij om op deze wijze de revenuen te kunnen innen.

Duidelijk verhaal, maar toch ook fiscaal nog wel een vraagstuk. Immers BV lijkt mij fiscaal weer niet zo gunstig. Is een Arubaanse Vrijgestelde Vennootschap hier een idee?

 

Dus Stichting naar AVV naar verkoop?

 

Bernd

 

 

[TwaBla]

 

Dus een bestuurder van de stichting is 'eigenaar' van het beeldmerk dat door die stichting geregistreerd is. Ik ben geen jurist, maar dit lijkt mij niet mogelijk. Wat ik me wel kan voorstellen is dat deze bestuurder het auteursrecht niet heeft overgedragen. Is daar niks mee te doen?

[Edward]

 

Dus een bestuurder van de stichting is 'eigenaar' van het beeldmerk dat door die stichting geregistreerd is. Ik ben geen jurist, maar dit lijkt mij niet mogelijk. Wat ik me wel kan voorstellen is dat deze bestuurder het auteursrecht niet heeft overgedragen. Is daar niks mee te doen?

 

Jouw interpretatie is correct, juridisch is dit inderdaad niet juist. Ik ga er vanuit dat Bernd de bestuurder/oprichter en stichting vereenzelvigd en deze, voor wat betreft het merktrecht, niet ziet als separate entiteiten en nu zoekt naar een mogelijkheid om onder het uitkeringsverbod uit te komen. Zoals gezegd is dat niet gemakkelijk.

 

Voor zover er nooit een overdracht heeft plaatsgevonden van de ontwerper aan de stichting, dan is het eenvoudiger om tot een overdracht aan een derde te komen.

[Edward]

Edward,

 

dank voor je info.

dus je hebt de statuten nodig om te kunnen bepalen of je kunt verkopen aan een BV (met als aandeelhouder de bedoelde partij) en dan doorverkopen aan de derde buitenlandse partij om op deze wijze de revenuen te kunnen innen.

 

Duidelijk verhaal, maar toch ook fiscaal nog wel een vraagstuk. Immers BV lijkt mij fiscaal weer niet zo gunstig. Is een Arubaanse Vrijgestelde Vennootschap hier een idee?

 

Dus Stichting naar AVV naar verkoop?

 

Bernd

Bernd,

 

De statuten van de stichting zullen naar ik vermoed niets zeggen over de verkoop van rechten. Verkoop van de rechten aan een rechtspersoon met uitkering aan een bestuurder zal al snel stuiten op bezwaren, tenzij de verkoop van de stichting aan de rechtspersoon geschiedt tegen een marktconforme waarde. Geschiedt de eerste overdracht niet tegen een marktconforme prijs dan dreigt het zwaard van artikel 2:297 BW, de controle van het OM.

 

Op basis van de statuten zou wel bekeken kunnen worden wat de mogelijkheden verder zijn.

 

Helaas kan ik je met het fiscale vraagstuk niet echt verder helpen, maar desgewenst wel in contact brengen met een ervaren specialist.

[berndmintjes]

okee

we komen er wel

in dit geval haat het om een merknaam zoals bijvoorbeeld "cola"

De Stichting heeft zelf het flesje getekend en het logo en dat gedeponeerd.

Maar cola bestond al als naam en die naam is ingebracht.

 

Nu is er nog 1 bestuurslid en die wil verkopen aan een derde

dus voor diegene is stichting en persoon een.

 

 

[Edward]

Het lijikt misschien of een herhaling van zetten, maar wat is er tussen tussen partijen geregeld ten aanzien van het merkrecht? Als je zegt de naam is ingebracht dan veronderstel ik dat de Stichting de houder van het merkrecht is.

 

Dat het bestuurslid de stichting en de "persoon" als één en dezelfde partij ziet mag de beleving van die persoon zijn, juridisch zijn het twee personen: één natuurlijke persoon en een rechtspersoon.

 

Wederom, alleen aan de hand van de statuten en nadere informatie met betrekking tot de wijze waarop het merkrecht is geregeld kan worden beoordeeld op welke wijze de natuurlijke persoon de vruchten kan plukken van zijn inbreng, zonder dat die uitkering stuit op het uitkeringsverbod van artikel 2:285 BW.

[TwaBla]

Dit moet wel een janboerenfluitje-constructie geweest zijn. Een stichting die logo's tekent, een naam die 'ingebracht' is. Toch kan ik me voorstellen dat dit vaak gebeurt. De één komt met een naam, de volgende tekent een leuk logo, en na een paar jaar hard werken is daar ineens waarde ontstaan. Vooraf zijn de constructies niet zo doordacht en de onderlinge verplichtingen (auteursrecht) niet geregeld, dus hoe brei je dat met terugwerkende kracht recht?

 

Wanneer een oprichter een naam inbrengt in een rechtspersoon, moet dan het auteursrecht schriftelijk afgestaan worden? En is het ook mogelijk die inbreng als een beperkt gebruik te beschouwen? Kunnen de rechtspersoon en inbrenger later deze overeenkomst formaliseren? Of respectievelijk het merkbeeld en het auteursrecht afstaan aan een nieuw op te richten rechtspersoon die wel een winstoogmerk mag hebben?

 

(Ik registreer domeinnamen en merken ook via een stichting oftwel janboerenfluitjes-speeltuin, vandaar de interesse) ;)

[berndmintjes]

je hebt gelijk: zoiets ontstaat vaak met de beste bedoelingen (stichting is fiscaal voordelig ofzo) en voor je het weet heb je een moeilijke constructie om terug te draaien.

 

Uiteindelijk is in geval van een verkoop (voor een substantieel bedrag) belastingtechnisch een Stichting niet eens zo verkeerd, maar dan moet je wel de komende jaren iets verzinnen waardoor deze Stichting langzaam leeg gehaald wordt (doelomschrijving Stichting speelt dan een belangrijke rol)

 

Of jezelf belonen als bestuurslid? tegen een hoge vergoeding?

 

 

 

[TwaBla]

Of jezelf belonen als bestuurslid? tegen een hoge vergoeding?

 

Lijkt me vragen om moeilijkheden. Het is waarschijnlijk al onbehoorlijk bestuur om als bestuurder van een stichting een overeenkomst aan te gaan met jezelf of een bedrijf waar je bij betrokken bent. Maar Philips wordt ook bestuurd door een stichting van oud-directieleden, dus het is niet ongebruikelijk.

[Lawman]

Deze casus lijkt simpel voor een specialist:

 

Indien het merk is geregistreerd op naam van de stichting dan is de stichting en niet de natuurlijke persoon/bedenker(s) de eigenaar. Hierop is doorgaans een uitzondering denkbaar indien het depot te kwader trouw is verricht door de stichting, zonder uitdrukkelijke toestemming van de bedenker. Deze uitzondering lijkt hier niet aan de orde nu de bedenker in het stichtingsbestuur zit (en zat ten tijde van het depot).

 

Fiscaal zeggen we dan dat deze en mogelijke andere rechten van intellectuele eigendom "in de dode hand" zitten. Dit betekent dat je bij verkoop de transactie niet alleen belast is en dat je de netto opbrengst in beginsel niet de stichting uitkrijgt anders dan uitdeling (voor veelal non-profit doeleindden) conform de statuten. Constructies om dit te ontwijken worden een halt toegeroepen door de fiscus. Voor meer details zou de vraag terecht moeten komen bij Tax Advisor van dit forum.

 

Lawman

PL Europe (voorheen Legal Capital)

 

PS. Philips wordt bestuurdt door haar Raad van Bestuur en niet door een stichting. De aan Philips gerelateerde stichting is een stichting die dient om bij een potentiele vijandige overname nieuw uitgegeven aandelen van Philips te ontvangen als bescherming tegen een dergelijke overname.

 

 

[Edward]

Bernd,

 

Ik heb jouw dilemma vandaag onder de lunch nog even doorgenomen met de fiscale specialist waar ik eerder aan refereerde. Hij ziet mogelijkheden door het merkrecht onder te brengen in een Jersey trust en onder die paraplu activiteiten te ondernemen. Hoe dit fiscaal precies werkt moet je mij niet vragen (ik ben geen fiscalist), maar neem hiervoor eens contact op met Ad Klaver van de Tychegroep: 070 3384055. Hij heeft een zeer respectabel staat van dienst als vermogensbeheerder, ruime ervaring met het oprichten en beheren van trustmaatschappijen en kan je ongetwijfeld verder helpen. Hun website ziet er niet uit www.tychegroep.nl, maar die gaat binnenkort op de schop. Doe er je voordeel mee en succes.

[berndmintjes]

Edward,

 

bedankt

ik zal met mijn relatie overleggen en dan eventueel contact opnemen.

 

Bernd