octrooi nog niet gepubliceerd; hoe kan ik toch inzage geven?

[jacobb]

Wij hebben een nieuw product ontwikkeld waarop we patent hebben aangevraagd. De octrooiaanvrage is ingediend op 17 februari 2009. Vervolgens zijn we met het prototype verder gegaan en hebben het product bij een van onze klanten succesvol getest. Een (in onze branche) zeer vooraanstaande marktpartij heeft zich nu gemeld en wil ons product in licentie produceren en verkopen. Heel mooi voor ons maar het bedrijf wil weten welke bescherming het octrooi biedt voordat zij zich vastleggen. Dat kan ik me voorstellen maar als ik het octrooi nu laat lezen en zij zouden daaruit opmaken dat het octrooi niet waterdicht is dan heb ik wellicht volgende week een concurrent op de markt. Hoe kan ik dit oplossen?

 

Ik dacht zelf aan een geheimhoudingsverklaring waarin zij verklaren geen concurrerend product op de markt te brengen tot datum publicatie (17 augustus 2010). Of moet ik helemaal niets laten zien?

[Hans v N]

Ik neem aan dat jullie zelf een grondig onderzoek naar de stand van de techniek hebben gedaan of laten doen. Dit is natuurlijk ook belangrijk om de vraag te beantwoorden of je en/of de potentiële licentienemer in aanvaring kan komen met rechten van derden.

 

Het risco op een ongewenste kopie is m.i. groter als ze het octrooi in handen krijgen met een negatief (voor jou) nieuwheidonderzoek. Hoewel je de tekst naar aanleiding van dit rapport nog aan kan passen. In heel veel gevallen wordt de beschermingsomvang dan beperkt maar blijft de kern overeind. In Nederland wordt het octrooi altijd verleend.

De echte waarde van een NL octrooi wordt uiteindelijk bepaald bij de rechtbank. Ten minste dat zou je denken. In de praktijk bepaald OCN de waarde omdat de rechtbank hen vrijwel altijd een advies zal vragen en dit vrijwel altijd opgevolgd wordt.

 

De licentienemer zal niet zo maar het risico willen / durven nemen door een kopie te maken, zelfs al denken ze dat het octrooi niet waterdicht is. Of een geheimhoudingsverklaring het juiste instrument is denk ik niet. Ook zullen ze niet zo maar een verklaring tekenen waarin ze afstand doen van hun rechten.

 

Wellicht kan je ze de aanvraag laten lezen zonder hem af te staan.

[idbroker]

Ik dacht zelf aan een geheimhoudingsverklaring waarin zij verklaren geen concurrerend product op de markt te brengen tot datum publicatie (17 augustus 2010). Of moet ik helemaal niets laten zien?

Het gaat er niet alleen om dat ze geen concurrerend product op de markt brengen 'tot datum publicatie'. Het is ook belangrijk dat zij na het lezen van jullie aanvraag niet zelf direct of indirect een octrooiaanvraag indienen voor nagenoeg dezelfde vinding met toevoegingen die op zich niet inventief hoeven te zijn. Zo'n door hen in de geheime fase van jullie aanvraag ingediende octrooiaanvraag kan resulteren in een 'afhankelijk octrooi'. Dat kan ertoe leiden dat jullie misschien kunnen worden gedwongen hen een licentie op jullie octrooi te verlenen.

 

 

 

[Hans v N]

Het gaat er niet alleen om dat ze geen concurrerend product op de markt brengen 'tot datum publicatie'. Het is ook belangrijk dat zij na het lezen van jullie aanvraag niet zelf direct of indirect een octrooiaanvraag indienen voor nagenoeg dezelfde vinding met toevoegingen die op zich niet inventief hoeven te zijn. Zo'n door hen in de geheime fase van jullie aanvraag ingediende octrooiaanvraag kan resulteren in een 'afhankelijk octrooi'. Dat kan ertoe leiden dat jullie misschien kunnen worden gedwongen hen een licentie op jullie octrooi te verlenen.

 

Een nieuw octrooi met een niet inventieve (of niet nieuwe) toevoeging heeft geen enkele waarde. Een toevoeging die wel nieuw en inventief is kan wel waarde hebben maar die kan ook worden ingediend na publicatie en ontstaan tijdens gebruik.

 

De nieuwe octrooihouder kan licenties uitgegeven op de verbetering maar die is niets waard zonder licentie op het basis octrooi.

 

Ook als er een afhankelijk octrooi wordt gecreëerd en de verkrijger bij de rechter een dwanglicentie krijgt omdat het basisoctrooi toepassing ervan in de weg staat en de octrooihouder geen licentie wil verschaffen, kan op elk moment na publicatie worden aangevraagd. Het eerder laten zien heeft dus als enig "risico" dat zaken eerder duidelijk worden. Een dwanglicentie wordt volgens mij niet zo maar gegeven. Daar moet een heel goede reden voor zijn.

 

Het voordeel van een snelle licentie zijn natuurlijk de snelle inkomsten. Zelfs als het octrooi niet waterdicht is want dat blijkt pas later. Wellicht heeft een samenwerking met de licentiehouder nog meer voordelen. Het spookbeeld van een afhankelijk octrooi kan ook een bron van inkomsten worden door samen te werken.

[idbroker]

Een nieuw octrooi met een niet inventieve (of niet nieuwe) toevoeging heeft geen enkele waarde.

Dat is juist niet altijd het geval. Maar deze discussie valt buiten het kader van de vraag van Jacob.

 

Jacob kan zich voor specifiek advies het beste wenden tot de octrooigemachtigde die de aanvraag heeft opgesteld.

[Hans v N]

Volgens mijn informatie, en ik laat me graag van het tegendeel overtuigen, kan een dwanglicentie kan alleen worden gevorderd als het gaat om een belangrijke stap in de techniek die ook nog eens een economisch (anders dan van de octrooihouder zelf) belang behelst. Het afhankelijke octrooi dient toegewezen te zijn en bij de beoordeling door de rechter dienen de resultaten van het nieuwheidonderzoek te worden overlegd.

 

Hoe kan een niet inventieve stap, en dus een octrooi dat feitelijk waardeloos gemaakt is in het nieuwheidonderzoek dan tot een dwanglicentie leiden?

 

Dat hij zich voor advies het beste tot zijn octrooigemachtigde kan wenden staat natuurlijk als een paal boven water maar daar leren we, zeker in eerste instantie, niets van. Neem aan dat hij een reden heeft (bijvoorbeeld een financieële) om dat in eerste instantie niet te doen.

[Cees van der Waal]

Ik zou in ieder geval eerst het nieuwheidsrapport afwachten. Als je een NL octrooiaanvrage hebt ingediend zou het nieuwheidsrapport wel zo ongeveer klaar moeten zijn (in NL is de levertijd momenteel zo'n 9 maanden). Aan de hand van het nieuwheidsrapport krijg je in ieder geval zelf al een indruk --laat het eventueel even door een deskundige verifiëren-- in hoeverre je vinding nieuw/inventief is en dus hoe sterk de bescherming ervan is. Als je het nu al door de andere partij laat lezen, kan het zijn dat die andere partij --wellicht niet al te zeer gehinderd door kennis van zaken-- gaat stellen dat het patent niet veel voorstelt etc. Dan wordt je dus in een verdedigende positie gemanouvreerd, die je onderhandelingspositie verzwakt. Dat moet je niet willen. Mijn advies: wacht in ieder geval het nieuwheidsrapport af. Je kunt --als je bij het OCN hebt ingediend-- het OCN vragen wanneer het nieuwheidsrapport te verwachten is (en eventueel er bij zeggen, dat je haast hebt). Als je het nieuwheidsrapport hebt, vraag dan desgewenst nog even advies (evt. via pm).

 

 

[joop de kock]

Ervan uitgaande dat het octrooi op nieuwheid is getoetst zou ik gewoon laten zien, mocht het niet waterdicht zijn krijg je die problemen toch wel na je prioriteit jaar als het in de database opduikt.

PS dit denk ik, groet succes, joop

::)

[Cees van der Waal]

Mocht je het nieuwheidsrapport niet willen/kunnen afwachten --mijn advies (zie boven) is om dat bij voorkeur wèl te doen-- dan kun je eventueel een gedeelte van je octrooitekst aan de andere partij laten lezen. Ik raad aan om daarvoor dan de figuurbeschrijving te nemen, m.a.w. de beschrijving van één of meer uitvoeringsvoorbeelden van de uitvinding, incl. (evt.) bijhorende figuren. Laat de claims (lees: conclusies) vooralsnog NIET lezen en de "beschrijvingsinleiding" (d.w.z. het deel van de patenttekst tot aan de figuurbeschrijving) liever ook niet (die komt namelijk bij veel patentteksten grotendeels overeen met de claims).

 

 

[Cees van der Waal]

Ervan uitgaande dat het octrooi op nieuwheid is getoetst zou ik gewoon laten zien, mocht het niet waterdicht zijn krijg je die problemen toch wel na je prioriteit jaar als het in de database opduikt.

PS dit denk ik, groet succes, joop

::)

 

Als je het nieuwheidsrapport al binnen hebt --waarvan Joop de Kock in zijn bijdrage uitgaat--, dan moet je goed (laten) bekijken hoe je patentaanvraag ervoor staat, d.w.z. wat door de nieuwheidsrapporteur als nieuw resp. inventief wordt beschouwd, of die visie terecht is of niet, hoe je zaak evt. zou kunnen worden geamendeerd etc. Doorgaans kan degene die je octrooitekst heeft geschreven (gemachtigde?) je het beste van advies dienen.

[Hans v N]

Als er een licentieovereenkomst gesloten wordt op basis van een octrooiaanvrage waarvan de aanvrager weet dat de beschermingsomvang beperkt is, of zelfs niet aanwezig, lijkt me dit onrechtmatig. Hoewel dit moeilijk bewijsbaar is omdat in Nederland een octrooi altijd verleend wordt en een nieuwheidonderzoek geen definitief oordeel bevat over de beschermingsomvang. Om van de (waardeloze) licentie af te komen zal de licentienemer mogelijk nietigheid moeten / kunnen vorderen. Ik weet niet in hoeverre dan kosten te verhalen zijn op de (te kwader trouwe) licentieverlener. Het lijk me niet de slimste actie.

 

Bovendien wil je toch geen samenwerking aangaan met een partij die zich na publicatie zwaar gepakt gaat voelen, want wat heb je er aan behalve wat centen op de bank? Ik zou er voor pleiten om open kaart te spelen of alles geheim te houden en zelf gaan produceren.

 

 

 

[Cees van der Waal]

Als er een licentieovereenkomst gesloten wordt op basis van een octrooiaanvrage waarvan de aanvrager weet dat de beschermingsomvang beperkt is, of zelfs niet aanwezig, lijkt me dit onrechtmatig.

...

Ik zou er voor pleiten om open kaart te spelen of alles geheim te houden en zelf gaan produceren.

 

Ja, als je weet dat je octrooi niets voorstelt, kun je daar beter geen geld voor vragen; daar kom je vroeg of laat mee op de koffie. Daarom was (en is nog steeds) mijn advies: wacht op het nieuwheidsrapport en bepaal aan de hand daarvan hoe groot de waarde van je octrooi/vinding is. Verstandig is om je --zo nodig-- daarin te laten bijstaan, zodat je geen verkeerde (te positieve of te negatieve) conclusies trekt.

 

En als het tot licentieonderhandelingen komt, lijkt het mij evident dat beide partijen dienen te beschikken over dezelfde informatie (zoals de octrooiaanvragetekst plus nieuwheidsrapport plus evt. verdere inhoudelijke evaluatie).

[Hans v N]

Helemaal eens Cees. Hoop alleen dat de TS nog een keer terug koppelt.

[Cees van der Waal]

...Hoop alleen dat de TS nog een keer terug koppelt.

 

Ja, want we hebben er --als ik deze draad overzie-- toch (weer) een leuk potje ping-pong van gemaakt. Maar het publiek is blijkbaar al naar huis gegaan. Dan maar ter leringhe ende vermaeck....

 

Hartelijke groet

 

Cees

[jacobb]

...Hoop alleen dat de TS nog een keer terug koppelt.

 

Ja, want we hebben er --als ik deze draad overzie-- toch (weer) een leuk potje ping-pong van gemaakt. Maar het publiek is blijkbaar al naar huis gegaan. Dan maar ter leringhe ende vermaeck....

 

Hartelijke groet

 

Cees

 

Dank voor alle reacties op mijn vraag. Ik heb dan misschien niet gereageerd maar ik heb de discussie wel op de voet gevolgd. En er mijn voordeel mee gedaan; OCN bleek inderdaad het nieuwheidsonderzoek te hebben afgerond. Dat viel me nog niet helemaal mee; er zijn nogal wat raakvlakken met bestaande patenten. Toch wordt de cruciale claim zowel nieuw, inventief als industrieel toepasbaar verklaard. Ik beschik echter over onvoldoende kennis om op te bepalen of m'n patent nu wel of niet stand zal houden. M'n eigen octrooigemachtigde is helaas even niet bereikbaar en de geinteresseerde marktpartij dringt aan op lezing van het octrooi; met geheimhoudingsverklaring maar zonder te tekenen voor het niet op de markt brengen van een alteratief. Wel is het voor hen akkoord om alleen het octrooi in te zien en dat moet dan gebeuren door hun eigen octrooigemachtigde. Ik denk er nog een nachtje over na.

 

Ik lees hier overigens over het amenderen van een patent; kan dat dan zomaar na de indieningsdatum? Er zijn nog wel enkele details die ik nu graag zou willen bijschaven. Welke voorwaarden en consequenties zijn daar aan verbonden?

[Cees van der Waal]

Zie dat je eigen gemachtigde de zaak zo gauw mogelijk bekijkt en je advies geeft. Als hij/zij "even" niet bereikbaar is, zal je wederpartij wel even willen wachten; als dat "even" toch wat langer is (waardoor je wederpartij wellicht wat ongedurig gaat worden), probeer dan een andere gemachtigde (is er geen kantoorgenoot van je eigen gemachtigde?). Aangezien je wederpartij er een gemachtigde naar laat kijken, kun je er van jouw kant ook het beste een gemachtigde naar laten kijken en niet afgaan op de eigen (naar ik aanneem leken-) oordeel. Je hebt dan van beide kanten --van jouw kant en van de kant van de wederpartij-- een beoordeling van de zaak op hetzelfde (professionele) niveau, wat m.i. de evenwichtigheid van verdere onderhandelingen bevordert.

 

Wat de mogelijkheden betreft van aanpassen, wijzigen etc., je gemachtigde weet dat allemaal wel. In het (super)kort komt het erop neer dat beperking van de beschermingsomvang altijd mogelijk is; echter met te vroeg, te snel en te veel beperken kun je je eigen zaak tekort doen. "Contact your patent attorney" dus.

 

Succes met een en ander.

 

Vriendelijke groet

 

Cees van der Waal