Ongebruikte merknaam... Wat is de beste aanpak?

[VechtSportKleding]

Onlangs ben ik een eigen merk begonnen, als ik moet schakelen naar een Nieuwe Naam kan dat nu nog zonder al teveel schade. De merknaam die ik heb gekozen is beschrijvend, echter is de naam (het verschil is een spatie) al geregistreerd in 2009 door een andersoortig bedrijf in Duitsland met de Nice klassen 15, 18 en 25. De Nice klasse die ik wil registreren is Nice klasse 28: Sportartikelen.

 

Is hier überhaupt een probleem?

 

NB: Het in 2009 geregistreerde bedrijf is volgens mij ongebuikt want ik kan er ten eerste niks over vinden, en als ik de eigenaar zoek van het bedrijf heeft die een andere merknaam geregistreerd die wel actief is, volgens mij is ie daar gewoon mee verder gegaan en heeft ie de andere naam laten liggen. De naam verloopt 06/05/2019

[ChinaTradeConsult]

Hallo VechtSportKleding,

 

Allereerst is het de vraag óf je de beschrijvende naam wel kunt beschermen. Ervan uitgaande dat het kan, voorzie ik toch problemen.

 

Een deel van je naam zegt het al: KLEDING. Het betreft dus (ook?) kleding en die valt onder Klasse 25. In dat geval heeft de houder van het merk alle rechten. Streepjes, punten, komma's, spaties of wat dan ook nemen de kans op verwisseling niet weg en dan mag je dat merk ook niet gebruiken.

 

Ter verduidelijking: met een merknaam zoals bv "Co Caco La" krijg je ook zeker massief problemen.

 

Aanvulling: Als hij die merknaam vóór afloop van een bepaalde periode niet actief gebruikt, kan hij vervallen en moet vrijgegeven worden. In ieder geval is dat zo bij het DPMA hier. Ik geloof dat de termijn waarbinnen hij gebruikt moet worden 5 jaar is. Ik weet niet waar die naam geregistreerd is en welke regels er daar gelden. Dat zou je uit moeten zoeken.

 

Groet

 

René

[ChinaTradeConsult]

Nog een interessante link waarin o.a. de instandhouding van een merk wordt besproken en je misschien een antwoord op je vraag vindt. Als hij de naam inderdaad niet heeft gebruikt sinds 06/05/2009 zou je hem nu vervallen kunnen laten verklaren en hem zelf registreren.

 

Merkenrecht

[VechtSportKleding]

Hallo René,

 

excuses voor verwarring, mijn username hier op higerlevel is niet mijn bedrijfsnaam.

De goederen die ik op de markt ga brengen, in ieder geval in eerste instantie zijn sportaccessoires, denk aan vechsportspecifieke beenbeschermers e.d.

Echter met het oog op de toekomst, zou ik het in latere instantie fijn vinden wel de mogelijkheid te hebben om uit te breiden naar reguliere kleding als de tijd daar is. Klasse 25 beschouw ik als een luxe, ik ben al blij als ik nu even geen gedonder heb en gewoon klasse 28 kan claimen.

Waar de naam geregistreerd is? Op OHIM, en ook op DPMA staat bij registratiegegevens de eigenaars' adres en telefoon, meer over plek van de registratie zie ik niet.

 

De eigenaar heeft dus 2 bedrijfsnamen:

De bedrijfsnaam die de eigenaar actief gebruikt heeft bij publications de volgende vermelding:

 

Last publication:

2009/010 23/03/2009 A.1 Applications published under article 40 CTMR

2009/028 27/07/2009 B.1 Registrations with no amendments since the application was published

2009/038 05/10/2009 C.2.1 Representative - Change of name and professional address

2010/184 30/09/2010 C.2.4 Representative - Deletion of the representative

2011/168 06/09/2011 C.3.6 International trade marks

 

De inactieve bedrijfsnaam :

 

Last publication

13/10/2009

B.1

 

Daarnaast heeft bedrijfsnaam die de eigenaar actief gebruikt naast Nice klassen 14, 18, 25 ___ OOK 3, 9 en 16.

 

Een imbalans, die duid op..?

 

Interessante link over het vervallen verklaren van een naam,

artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009

eens doorgelezen, ben benieuwd of dat iets is waar ik me op kan beroepen, en of me dat ook geld gaat kosten met advocaten e.d.

 

In ieder geval bedankt voor de inzichtvolle reacties tot dusver,

Jacob

[ChinaTradeConsult]

Ik denk, let wel DENK, dat klasse 25 en 28 elkaar niet bijten. Maar er zitten hier beslist wel juristen bij HL die je hier een precies antwoord op kunnen geven. Als je het plan hebt om later ook kleding onder dat merk te gaan verkopen moet je nu proberen die naam vervallen te laten verklaren. Alternatief kun je natuurlijk ook een andere naam bedenken en registreren.

 

Als het een sterk merk (zoals bv Coca Cola) is en er vermoed kan worden dat je de betreffende naam enkel en alleen gebruikt om hierdoor voordeel van het image van de ander te hebben, is die naam ook voor andere klassen taboe. Je kunt bv een auto niet Coca Cola noemen ook al heeft Coca Cola die naam niet in de betreffende klasse geregistreerd.

 

René

[Hans v N]

Dat een merk in het verleden is goedgekeurd wil niet zeggen dat je hetzelfde merk nu voor een andere klasse goedgekeurd krijgt. Ik heb de indruk dat de eisen tegenwoordig scherper zijn. Met name rond Engelse woorden die vroeger eerden als onderscheidend werden beoordeeld. Ook kan het zijn dat juist voor de specifieke merkklasse 28 er voor de merknaam een probleem is. Apple voor computers is geen probleem maar wel voor etenswaar. Dit kan de reden zijn waarom de klasse nog vrij is.

 

Het is natuurlijk wel zo dat als het merk op zich wordt goedgekeurd en er geen oppositie volgt, de niet gebruikte merkklassen toegewezen zullen worden. Later zal dan administratief of ultimo in de rechtszaal moeten blijken wie waar recht op heeft als er items zijn die overlap vertonen. Bij sportkleding is dat meteen al een issue, judokleding is meer een sportartikel dan kleding maar bij een voetbalshirt is een het omgekeerd. Er lopen meer mensen mee naast dan op het veld.

 

Het zal duidelijk zijn dat een eventueel conflict alleen dan aan de orde is als 2 marktpartijen last van elkaar hebben of kunnen krijgen. Het lijkt me onnodig om het ongebruikte merk aan te vallen als daar geen reden voor is, tenzij het om heel grote belangen gaat en je op voorhand zekerheid wil hebben. Op basis van de gegeven informatie lijkt me de kans op een conflict erg klein.

 

[TwaBla]

 

In deze fase moet je de kansen en risico's inschatten. Als je een beschrijvende naam hebt gekozen en er is een risico op conflict, dan lijkt me de remedie evident.

 

Een nieuwe naam bedenken die niet beschrijvend is en niet conflicterend. :)

[Hans v N]

Er is niets mis met een (enigszins) beschrijvende merknaam. Als hij wordt goedgekeurd geeft dat al aan dat niet te beschrijvend is en voldoende onderscheidend. Het grote voordeel van zo'n naam is dat hij veel minder marketing nodig heeft.

 

Bijvoorbeeld WeTransfer

 

WeTransfer

 

Een Nederlandse down- en uploaddienst waarmee grote bestanden van maximaal 2 gigabyte kunnen worden gedeeld. Het bedrijf verstuurt twee miljoen bestanden per dag en vier petabyte aan gegevens per maand, dat zijn ruim vier miljoen gigabytes per maand.

 

[VechtSportKleding]

Bedankt voor de reacties tot dusver.

 

Wat me nog onduidelijk is: kan ik gewoon zelf (online) die trademark laten registreren en er dan vanuit gaan dat alles op z'n voetjes terecht komt, of moet ik daar nu een advocaat/ merkenbureau voor in de arm nemen?

 

Nogmaals, de eigenaar van de merknaam gebruikt deze totaal niet. Ik vraag me alleen af in hoeverre hij hier moeilijk over zou kunnen doen, als hij dat zou willen. Zo'n online registratie voor de EU kost €900, ben je dan je geld kwijt als je verzoek afgewezen word?

[John B]

Zo'n online registratie voor de EU kost €900, ben je dan je geld kwijt als je verzoek afgewezen word?

Volgens mij wel, als ik de FAQ lees:

 

3.10 If the OHIM refuses my application will the fee be refunded?

 

The CTM fee falls due with the application and no fee that has become due will be refunded.