consequenties voor groothandel van parallelimport buiten EU

[Frank van Soest]

Als importeur heb ik last van een bedrijf, die de goederen ook importeert buiten de EU. Als importeur werd mij verteld kan ik hier niets tegen doen. De rechten liggen in Amerika en men heeft er een advocaat opgezet. Omdat ik niet wil afwachten vraag ik mij het volgende af. Het bedrijf dat deze goederen parallel importeert verkoopt deze goederen o.a. aan een groothandel. In hoeverre is deze groothandel in overtreding als men weet dat deze goederen vanuit parallelimport buiten EU afkomstig zijn. En zo-ja wat zijn dan de consequenties.

 

Ben erg benieuwd naar het antwoord.

 

 

 

[ChinaTradeConsult]

Parallel import uit een niet EU-land is op zich niet verboden mits je eigenaar van de rechten voor het geregistreerde merk bent of een licentie-overeenkomst hebt met daarin duidelijk geregeld dat dit door de eigenaar van het merk uitdrukkelijk is toegestaan.

 

Heeft de parallel importeur dit niet, is het niet toegstaan en zal de eigenaar van het merk of de licentiehouder hiertegen maatregelen moeten nemen. Als je als importeur een goed contract met de leverancier / eigenaar van het merk hebt, zijn dit soort zaken in de overeenkomsten al geregeld.

 

Heeft de parallel importeur hiervoor geen toestemming, zijn het "plagiaten" die hij importeert en die kunnen in beslag genomen en vernietigd worden. Bovendien kan het zijn dat hij de benadeelde partij een schadevergoeding moet betalen en nog een boete extra krijgt.

[TwaBla]

 

De enige die kan optreden is de merkhouder. Verzet tegen import van buiten de EER kan alleen op basis van het merkrecht. Je hebt de medewerking nodig van degene die in de Benelux of Europa merkeigenaar is.

 

Parallelimport van buiten de EER is dus toegestaan (in tegenstelling tot wat ChinaTradeConsult beweert) tenzij de merkhouder zich daartegen verzet.

 

Wat jij als groothandel met de merkeigenaar overeen komt, is een zaak tussen jullie twee. Daar heeft een derde geen boodschap aan. Je zal dus bozer moeten worden op de merkeigenaar.

[ChinaTradeConsult]

Parallelimport van buiten de EER is dus toegestaan (in tegenstelling tot wat ChinaTradeConsult beweert) tenzij de merkhouder zich daartegen verzet.

 

Citaat: "Parallel import uit een niet EU-land is op zich niet verboden mits je eigenaar van de rechten voor het geregistreerde merk bent of een licentie-overeenkomst hebt met daarin duidelijk geregeld dat dit door de eigenaar van het merk uitdrukkelijk is toegestaan." Einde citaat.

 

"..... is op zich niet verboden mits........." en ".... is dus toegestaan tenzij ......".

 

Waar is het verschil? Volgens mij is "niet verboden mits" en "toegestaan tenzij" precies hetzelfde.

 

Groet

 

René

 

Aanvulling: Antwoord voor bedrijven.nl stellt het zeer strikt Parallelimport

 

Hier spreekt men uitdrukkelijk van "Dat mag alleen als u daarvoor toestemming hebt van de producent."

 

Het is dus principieel verboden en niet "toegestaan tenzij de merkhouder zich daartegen verzet." Die hoeft zich volgens de beschrijving van Antwoordvoorbedrijven.nl hiertegen niet eens te verzetten.

[TwaBla]

 

En wie anders dan de merkeigenaar treedt er tegen op?

 

Geef eens een voorbeeld...

[TwaBla]

 

De groenteboer ziet jochies voorbij komen met appels. Hij heeft een exclusieve deal met de eigenaar van de boomgaard. Die eigenaar maakt er echter geen bezwaar tegen mensen die in zijn boomgaard komen plukken.

 

Wat kan de groenteboer doen?

[ChinaTradeConsult]

Elke officiële importeur die een distributieovereenkomst heeft met de producent en/of merkhouder bijvoorbeeld.

 

Dit soort zaken en ook de juridische vertegenwoordiging van de leverancier is meestal in een (goed) distributiecontract geregeld.

 

Het zou me overigens niet eens verbazen als iedereen hiertegen kan optreden. Voorwaarde voor import uit een niet EER land is immers dat er toestemming is van de producent. Het is dus niet zo, dat het mag zolang er niemand tegen optreedt. Als er niet tegen opgetreden wordt, houdt dat niet automatisch in dat je toestemming hebt en het legaal is.

[ChinaTradeConsult]

 

De groenteboer ziet jochies voorbij komen met appels. Hij heeft een exclusieve deal met de eigenaar van de boomgaard. Die eigenaar maakt er echter geen bezwaar tegen mensen die in zijn boomgaard komen plukken.

 

Wat kan de groenteboer doen?

Je kunt het in het belachelijke trekken als je geen gelijk krijgt maar je verwacht toch niet dat ik hier serieus commentaar op geef.

[TwaBla]

 

Okay. Geef eens één voorbeeld van een groothandel/distributor die heeft opgetreden tegen parallelimport zonder medewerking van de merkeigenaar. Gewoon uit de praktijk. Dus niet zo'n theorieverhaal.

[ChinaTradeConsult]

In de meeste gevallen zal een merkeigenaar medewerking verlenen en zelf (mee)klagen omdat het in zijn eigen belang is de rechten van zijn importeurs te beschermen. Maar het gaat er toch niet om of iemand met of zonder hulp van een merkeigenaar optreedt of niet.

 

Het gaat er om of iemand zonder toestemming van de producent goederen, waarop het merkenrecht van toepassing is, uit een niet EER-gebied mag importeren. En daar is de Nederlandse wetgever duidelijk.

 

Daar wordt gezegd "NEE" en niet "Ja, tenzij de merkeigenaar klaagt".

[TwaBla]

En daar is de Nederlandse wetgever duidelijk. Daar wordt gezegd "NEE" en niet "Ja, tenzij de merkeigenaar klaagt".

 

De Nederlandse wetgever heeft daar niks mee te maken. Er is helemaal geen wet die NEE zegt (toon me die link eens). Het Europese Hof heeft ooit een uitspraak gedaan die de merkhouder in staat stelt op te treden tegen parallelimport op basis van merkinbreuk. Daar borduren allerlei instanties op voort, maar Antwoord voor Bedrijven is nog geen Wet voor Bedrijven.

 

Dus mensen die parallel-importeren dienen gewaarschuwd te worden: de merkeigenaar kan optreden op basis van merkinbreuk. Alleen de merkeigenaar! En importeurs dient geadviseerd: zorg dat je samen optrekt met de merkeigenaar en let op je tellen dat Duitsland niet doorlekt.

 

En dan houdt het verder op. Merkinbreuk valt niet onder het strafrecht; verkoop van namaak wel. ;)

[TwaBla]

 

En dan heb ik de taxfreeloophole nog niet eens genoemd. ;D

 

Bijna alle grote merken hebben op luchthavens taxfree shops waar ze hun kleding verkopen. Het is dus duidelijk dat ze de export uit een bepaald land toelaten en daarmee automatisch ook de import in een ander land (moeten) toestaan. Anders heeft het geen zin die in een taxfree shop te verkopen.

[ChinaTradeConsult]

@ 00:05:42

 

In Nederland is het merkenrecht geregeld via het Benelux Verdrag, van 01.09.2006, inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Verder is er Europese en internationale regelgeving voor het merkenrecht.

 

@ 00:29:32

 

Om bij de groenteboer te blijven: Appels en peren. Lijkt me wel even wat anders. Particulieren die op een luchthaven wat tax free kopen zijn niet te vergelijken met bedrijven die en masse inkopen voor de commerciele doorverkoop.

 

Voordat het een persoonlijke vete gaat worden, en daar lijkt het sterk op, stop ik met de discussie.

[TwaBla]

Om een lang verhaal kort te maken...

 

En zo-ja wat zijn dan de consequenties.

[Pouw]

Indien goederen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER, de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) worden geïmporteerd en binnen de EER worden verkocht, zonder dat deze import via de officiële kanalen verloopt (dus zonder dat de rechthebbende hiermee heeft ingestemd), is sprake van parallelimport. Deze vorm van import is onrechtmatig en dus verboden. Deze regel geldt zowel in het merkenrecht als in het auteursrecht. Van een dergelijk verbod is echter geen sprake indien de rechthebbende (veelal de merkhouder) met de import heeft ingestemd.

 

Deze instemming van de rechthebbende behoeft niet te blijken uit een (schriftelijke) verklaring van de rechthebbende, maar kan ook uit de omstandigheden worden afgeleid (“impliciete toestemming”). Op grond van de rechtspraak wordt impliciete toestemming echter niet snel aangenomen. Zo levert bijvoorbeeld het geval dat een rechthebbende gedurende langere tijd geen actie onderneemt (“stil zit”) op zichzelf nog geen impliciete toestemming op (zie het Davidoff-arrest van het Europese Hof van Justitie).

 

Voor goederen die eenmaal rechtmatig in de EER in het verkeer zijn gebracht geldt dat deze daarna vrij verhandeld mogen worden. Dit wordt de zogenaamde “uitputtingsregel” genoemd. Dit volgt onder meer uit het Europese beginsel van vrij verkeer van goederen, dat is opgenomen in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU). In het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (“BVIE”) en de daaraan ten grondslag liggende Europese Harmonisatierichtlijn is bepaald dat deze uitputtingsregel niet geldt voor producten die buiten de EER op de markt zijn gebracht. Ook in de Nederlandse en Europese jurisprudentie wordt dit tot op heden als juist aangenomen. Sinds 10 oktober 2013 is deze “harde” regel echter enigszins ter discussie komen te staan. De Griekse rechter heeft toen prejudiciële vragen voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie. Kern van deze vragen zien op het punt of uitputting eigenlijk wel aangenomen mag worden voor goederen die buiten de EER in het verkeer zijn gebracht. De verwachting is dat het Europese Hof van Justitie deze vraag binnenkort zal beantwoorden. Indien het Europese Hof van Justitie van de EU binnenkort zou beslissen dat de uitputtingsregel ook buiten de EER geldt, zou dit zeer verstrekkende gevolgen hebben en bovendien in strijd zijn met de eerdere jurisprudentie. Dit is dan ook niet heel aannemelijk, maar niet uit te sluiten.

 

[TwaBla]

 

Dank voor de update Teun. Heb je ook een suggestie voor de vraagsteller?

 

Ben importeur voor Nederland. Helaas wordt dit product zonder toestemming van de producent en merkenrechthouder in Amerika door een andere partij geimporteerd vanuit buiten Europa naar Nederland. Dit mag niet. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan stoppen? Volgens de Douane is de wetgeving in Nederland hierin niet voorzien. Ik loop dus vast. Kan ik als importeur dit aanpakken of is dit voorbehouden aan de producent en merkhouder?

[Hans v N]

Leuke en informatieve opsomming van het recht Pouw. Maar de post geeft zoals ook Twabla stelt geen expliciet antwoord op de topicvraag.

 

Deze vorm van import is onrechtmatig en dus verboden.

De vraag die voorligt is of er sprake is of zou kunnen zijn van onrechtmatig handelen jegens de importeur (TS) en die eventueel zelf juridisch actie zou kunnen ondernemen of zelfs dat er sprake is van een strafbaar feit.

Mede op basis van je op zich correcte uiteenzetting concludeer ik als niet jurist dat er geen sprake kan zijn van beide. Dat iets op zich niet mag geeft geen rechten aan derden. Of zie ik dat verkeerd?

 

[Pouw]

Excuus. Nog even wat meer "on topic". Ik onderscheid twee vragen:

 

1) Kun je als (legitieme) importeur de "boosdoener" (niet-legitieme importeur) aanvliegen? Op grond van het merkenrecht kan dit alleen als je in het merkenregister als licentienemer staat ingeschreven. Bovendien moet je de bevoegdheid om in rechte op te treden expliciet van de merkhouder hebben bedongen (artikel 2.32 lid 5 BVIE). Indien door de merkhouder een procedure wordt gestart kan een licentiehouder zich in dit geschil "voegen" (bijvoorbeeld om schadevergoeding te vorderen).

 

2) Kan een groothandel die kennis heeft van de niet-legitieme parallelimport worden aangepakt? Ja, dit kan. Sterker nog: niet van belang is of hij kennis heeft van de niet-legitieme parallelimport: indien het goederen betreft die niet-legitiem (zonder instemming van de merkhouder) in de EER in het verkeer zijn gebracht is er sprake van inbreuk makende goederen. De juridische strijd moet dus wel worden aangegaan door de merkhouder (of de licentiehouder die staat ingeschreven in het merkenregister).

 

 

 

 

[TwaBla]

De Amerikaanse merkhouder heeft echter al twee jaar geen actie in Europa ondernomen. Die ziet de parallelimport dus tot op heden door de vingers. Ik weet dat dat niet hetzelfde is als 'impliciete toestemming', maar als de merkhouder niks doet, heeft het onrechtmatig karakter van de import dus geen enkel gevolg.

 

Het is bij bepaalde producten denkbaar dat de klant minder afterservice krijgt, bijvoorbeeld wanneer de merkhouder normaliter reparaties vergoedt binnen twee jaar na aanschaf. Dat kan de grijze importeur echter (deels) compenseren met een eigen reparatieservice.

 

Mij intrigeert: heeft die eindgebruiker een eigen rechtspositie wanneer het producten uit parallelimport betreft. Met andere woorden: kan de koper bezwaar maken tegen het 'onrechtmatig' karakter? Of is ook de koper geen partij in dit conflict?

[geanonimiseerd__]

Indien goederen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER, de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) worden geïmporteerd en binnen de EER worden verkocht, zonder dat deze import via de officiële kanalen verloopt (dus zonder dat de rechthebbende hiermee heeft ingestemd), is sprake van parallelimport. Deze vorm van import is onrechtmatig en dus verboden. Deze regel geldt zowel in het merkenrecht als in het auteursrecht. Van een dergelijk verbod is echter geen sprake indien de rechthebbende (veelal de merkhouder) met de import heeft ingestemd.

 

Parallel import is niet verboden. Wel irritant voor importeur die niet een exclusiviteit contract heeft voor zijn region/land.

 

Ik vraag mij altijd af; waarom klaagt men over diegene die parallel importeerd? Waarom de oplossing zoeken aan die kant? De oplossing ligt in discussie met de leverancier. Als er ergens een gat is waardoor dezelfde goederen via andere kanalen (natuurlijk altijd goedkoper, anders klaagt men natuurlijk niet hierover) aangeboden worden.

 

Veelal hebben producten barcodes, productiedata/gegevens waardoor zeer eenvoudig bij een producent na te gaan is aan wie deze goederen zijn geleverd. Als de producent ook vindt dat het oneerlijk is en er een belang in ziet jouw markt te beschermen dan kan hij er wat aan doen.

 

Maar als een producent ziet dat het een kwestie is van jouw sales die gelijk blijft + parallel import = dubbele omzet is het moeilijk met je mee te gaan. Je zult dus wel iets van schade moeten hebben om sterk te staan of dit kunnen aantonen. Maar dan nog...

 

Heel veel handel loopt via traders en tussenpersonen. Waar die uiteindelijk de produkten in de markt zetten weet een producent vaak niet. En kunnen de tussenpersonen of traders soms ook niet van te voren aangeven.

 

Stel een fabriek maakt asbakken van merk X, en jij neemt ze af voor Nederland met de belofte dat de fabriek ze niet aan anderen in NL gaat verkopen. Wat meer kan de fabricant/merkhouder dan doen.. Als jij er 1000 per maand verkoopt. En als een trader 100.000 van inkoopt en die overall ter wereld verkoopt dan snikt de fabricant met je mee maar denkt;ja die volgende 100.000 laat ik dus echt niet lopen...

 

Zou ik die trader zijn en de fabriek wil mij niet meer leveren (aan mijn bedrijf) nou dan ook geen probleem dan richt ik toch een nieuwe op. of gebruik die van een kennis. Het is niet tegen te houden..

 

Beste antwoord is denk ik: als jij als (in-)verkoper beter je best zou doen dan is het helemaal niet de moeite waard voor een andere om parallel te importeren. Maar dat willen mensen niet horen natuurlijk.

[Pouw]

@ TwaBla

 

Ik maak even een onderscheid tussen een koper/tussenhandelaar en een koper/eindgebruiker. Zoals ik het zie heeft de koper/tussenhandelaar geen eigen mogelijkheid om de niet-legitieme parallelimport aan te kaarten. Dit is slechts anders indien hij door de merkhouder wordt aangesproken op het verhandelen van inbreuk makende goederen. Hij kan dan zijn leverancier aanspreken wegens wanprestatie (er van uitgaande dat de tussenhandelaar geen boter op zijn hoofd heeft).

 

De eindgebruiker zal in mijn opinie nimmer zo'n mogelijkheid hebben, omdat hij ook niet kan worden aangesproken op inbreuk (aangezien hij deze niet verhandelt in het economische verkeer en daarom geen merkenrechtelijk relevante handelingen verricht).