Geschillen tussen woord-/beelmerken en handelsnamen komen veel voor. Indien een partij op basis van een merkenrecht op wenst te treden tegen een handelsnaam zijn een aantal vragen van belang.
Beoordeeld moet worden of er voldoende juridisch relevante overeenstemming bestaat tussen het merk en de handelsnaam. Uit de rechtspraak blijkt dat deze vraag in veel zaken niet eenvoudig te beantwoorden is. Kort gezegd wordt er gekeken naar de visuele, auditieve en begripsmatige overeenkomsten tussen het merk en het gebruikte teken (zoals een handelsnaam). Hierover kunnen advocaten aan beide zijde van de tafel pagina's vol schrijven. Met andere woorden: het is vaak moeilijk vast te stellen hoe in een voorkomend geval de rechter de overeenstemming beoordeeld.
Indien overeenstemming vaststaat tussen het merk en de handelsnaam zal ook moeten worden beoordeeld voor welk product of dienst het merk en de handelsnaam worden gebruikt. Indien het merk bijvoorbeeld is ingeschreven voor het product "juridische dienstverlening" en de handelsnaam wordt gebruikt voor een onderneming in electronica zal de merkhouder hier - doorgaans- weinig tegen kunnen ondernemen.
Ook dient de vraag te worden beantwoord of sprake is van gevaar voor verwarring. Kort gezegd houdt verwarringsgevaar in dat degene die het merk en de handelsnaam waarneemt een verband tussen het merk en de handelsnaam zou kunnen leggen. Of sprake is van verwarringsgevaar dient te worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. Een relevante omstandigheid is bijvoorbeeld of het merk zich richt op dezelfde doelgroep (bijv. consumenten of de zakelijke markt) als de gebruiker van de handelsnaam.
Los van het antwoord op bovenstaande vragen zal ook moeten worden beoordeeld welke beschermingsomvang het merk heeft. Indien het merk de aard van het product of de dienst in meer of mindere mate omschrijft, zal de beschermingsomvang beperkter zijn dat een niet-beschrijvend merk.
De conclusie van dit stuk is dus dat het zozeer afhangt van de omstandigheden van het geval, dat een eenduidig antwoord op uw vraag hier niet mogelijk is. Een gespecialiseerd jurist zal samen met u aan de hand van de feiten kunnen inschatten welke kans de wederpartij maakt.