Merkrecht en inbreuk erop

[dutchking]

data: 
juli 2010 registratie van mijn merk. 

maart 2017 domeinnaam vastgelegd met mijn merk. 
april 2017 merkrecht dat mogelijk inbreuk maakt op mijn merknaam vastgelegd (onlangs ontdekt)

 

in het kort:
Op 26-07-2010 heb ik de merknaam ABCDEF vastgelegd  

Hier had ik uiteraard grote plannen voor. Het is echter nooit ontwikkeld. 
Nu sta ik bijna voor de verlenging. Dit wil ik ook gaan doen. Echter. 

Ik zag dat men GHIJKL ABCDEF op  april 2017  heeft vastgelegd.  Mijn merknaam is opgenomen in de andere partij haar merknaam. 

Eerlijk gezegd heb ik  weinig met het merk gedaan. Wat naar ik lees wel belangrijk is. 
Op  maart 2017 heb ik wel de domeinnaam MNOPQ ABCDEF.nl  vastgelegd (heb ik nog steeds). Dit is dus gebeurt voordat de andere partij haar merknaam vastlegde.
Er is nog geen site op geplaatst. Wel is het uiteraard een teken dat ik mijn merknaam wil gaan gebruiken. 

Nu is mijn vraag: 
- Heeft de andere partij enige rechten om zomaar mijn merknaam  te gebruiken? 
(aangezien ik de merknaam niet duidelijk heb gebruikt. Hadden ze dan eigenlijk niet eerst 
een verzoek moeten doen om mijn merknaam te laten verwijderen?)
- Als ik nu mijn merknaam  verleng, behoudt ik dan wel mijn rechten als eerste registrar van het merk?
- Hoe sterk sta ik tegenover andere partij haar merknaam om hun aan te spreken op hun inbreuk? Kan ik hier alsnog wat aan doen? 

Wil het nog voorleggen aan een merkrecht advocaat. Dacht echter eerst hier wat meer "neutrale" info te krijgen. Ben benieuwd hoe jij dit ziet. 

[TwaBla]

Een merk dat niet normaal wordt gebruikt kan na vijf jaar vervallen worden verklaard. Jouw merk wordt blijkbaar al tien jaar niet normaal gebruikt. 

 

De andere merkgebruiker kan vaststellen 1) dat jij je merk niet normaal gebruikt en 2) dat je dat al meer dan tien jaar niet doet. Dat laatste werkt dus als versterker van zijn argument. Een eventuele tegeneis tot vervallen-verklaring lijkt me dan ook op z'n plaats. En by-the-way: het registreren van verwante domeinnamen en verwante merken is ook geen normaal gebruik.

 

Maar wellicht kun je de tegenpartij wegbluffen met hulp van een advocaat. 

[Highio]

Wat voor merken (woord, beeld, geografie?) en gelijke klassen?

 

Vaststelling is dat je nooit bezwaar gemaakt hebt tegen de tweede merkregistratie.

 

Groet,

 

Highio

[Highio]

Heb je de .nl-domeinnaam een maand voor indienen van de merkaanvraag of een maand voor het toekennen van het merk geregistreerd?

 

Groet,

 

Highio

[dutchking]

Beste Highio bedankt voor je reactie. 

 

De domeinnaam is in de maand maart vastgelegd.
De merknaam aanvraag van de andere partij in april

De toekenning/registratie is in juni van dat jaar gebeurt. 

 

Als ik nu mijn merknaam verleng vervallen dan mijn rechten en staat de andere partij dan sterker? 

 

Er is nooit bezwaar geweest tegen de aanvraag van de andere partij. Nu bij het verlengen zie ik het opeens staan.   
Kan ermee leven als hun naam blijft bestaan. Echter wil niet nu dat hun een bommetje onder mijn plannen leggen en ik de merknaam niet kan gebruiken. 

 

Beide klasse 35 (voor hun de enigste) ik heb nog twee klassen meer 38 Nieuwsdiensten en 40  Ontwerpen van informatiesystemen

 

Mijn merk is een woordmerk. 

Hun merk staat geen woordmerk bij maar wel het logo/figuur. 
Betekent dit dat het dan alleen als beeldmerk is vastgelegd en niet als woordmerk?  (Representation of the trademark en dan volgt het log)

thnxs.

22 juni 2020 aangepast door dutchking
toevoegen klassen

[Highio]

Om te beginnen zou ik als advies kleine plannen gaan realiseren als je ook de kosten voor verlenging wilt nemen. Probeer iets aan te bieden en te verkopen in de klasse 35 en stuur hiervoor een factuur met vermelding van de merknaam als afzender of in de omschrijving van de geleverde dienst.

 

Waarom heb je pas 'zo laat' in verhouding tot de merkregistratie een domeinnaam kunnen registeren of geregistreerd?

 

Gebruikt de merkhouder van het beeldmerk dit merk/deze handelsnaam nu actief?

 

Groet,

 

Highio

22 juni 2020 aangepast door Highio

[dutchking]

Bedankt voor je reactie Highio

Ze gebruiken het als bedrijfsnaam en dus actief. 

 

Als hun het alleen als beeldmerk hebben vastgelegd en niet als woordmerk dan kunnen ze mij toch alleen aanspreken als het logo gelijkend is? 

Dan sta ik toch nog steeds sterk met het woordmerk? (als ik het ook in het economisch verkeer ga gebruiken).

 

Oorspronkelijk plan kwam in de ijskast. Pas later eruit gehaald. Nooit bewust geweest dat het actief in het economisch verkeer moest meedoen. 

 

Zal je advies opvolgen en iemand een nota sturen voor het gebruik van de site met omschrijving merk/domeinnaam.  

[Highio]

Wacht als advies nog even reacties van anderen af. Aan één gefingeerde factuur heb je ook maar weinig. Heb je ook gelezen hoe TwaBla reageerde?

 

Een merk staat normaal gesproken op producten of is verbonden aan diensten en staat in documenten, maar jij hebt kennelijk geen enkele gebruiksgeschiedenis.

 

De andere partij kan zich baseren op een (langere) handelsnaam die zelfs als bedrijfsnaam gebruikt wordt. En dus op een woordmerk. Is dit hun actuele logo?

 

Groet,

 

Highio

23 juni 2020 aangepast door Highio

[Markilanosz]

Je hebt dus iets vastgelegd waar je al jaren niks mee gedaan hebt. Ik heb ook wel eens plannen waar uiteindelijk niks van terecht komt. Nu ga je iets verzinnen omdat een ander die naam heeft geclaimd. Is het niet veel efficiënter om je energie en aandacht te stoppen in iets waar je nu nu ook dagelijks mee bezig bent. In het ergste geval sta je straks met die gasten bij een rechtbank. Daar koop je helemaal niks voor. 

[dutchking]

@highio 

Het is nog steeds hun logo. 

 

Markilanosz Heb je een punt. Daarom ben ik nu ook aan het onderzoeken of verlengen wel zinvol is.  De plannen zijn nu wel concreet en staan op het punt uitgerold te worden. Natuurlijk niet zo slim dat ik er nooit iets mee heb gedaan, zodat ik nu deze vragen niet heb. Hier was ik me niet van bewust. 

 

 

Hun hebben het vastgelegd als beeldmerk. in categorie 35 (hun ook). Daarnaast ben ik ook actief in categorie 38 en 40. De laatste twee heeft de andere partij niet. Dan kan ik het daar toch actief onder "hangen" ? Die hebben hun immers niet beschermd. 

 

 

Is een beeldmerk uiteindelijk ook een woordmerk? 

Is een beeldmerk sterker dan een woordmerk? 

 

Ze hebben nooit een verzoek tot vervallen verklaren gedaan. Dus dan hebben ze toch ook nooit aangetoond dat ik het niet actief gebruikte? Dan kan ik me toch beroepen op het registreren van de domeinnaam? 

 

 

[TwaBla]

Een  beeldmerk is zwakker dan een woordmerk, maar de rechtspraak ontwikkelt zich. Bij een beeldmerk is de vorm beschermd. Desondanks kan de tegenpartij gaan zeuren over mogelijke verwarring die ontstaat als jij in hetzelfde domein met dezelfde naam actief wordt.

 

Zie ook ZUPR versus SUPR. Of pizza bakkers versus pizza meester.

 

Ook de kracht van het woord zelf speelt een rol. Als het eigenlijk een beschrijvend woord is, dan hebben beide partijen extra argumenten tegen elkaar. De Groene Kokosnoot versus de Blauwe Kokosnoot!

 

Als we dit soort vragen op dit forum krijgen, zijn het vaak ondernemers die geen van beiden geld hebben voor dure procedures. Dan is het dus toch al een boel theorie en weinig praktijk. Je kan merkruzies niet aan de politie voorleggen; dat is kostbaar privaatrecht. Als de ene partij veel geld heeft en de andere weinig, kan de arme merkhouder doorgaans beter eieren voor zijn geld kiezen.

 

Er zit bovendien en element van kinnesinne in deze kwestie: A heeft het merk tien jaar geleden al geregistreerd en nu gaat B er alsnog mee aan de haal. Maar wie tien jaar wacht, moet niet zeuren.

[dutchking]

@TwaBla bedankt voor je toelichting. 

 

Zupr is actief in klasse 35

Supr is actief in klasse 35, 38 en 40.   Dan is het toch geen inbreuk in de andere klassen? 

 

Dure procedures zijn naast duur ook tijdrovend en stressvol in mijn ogen. Daarom ben ik nu aan het kijken wat slim is voor de toekomst. 
Bijvoorbeeld een ander merk vastleggen en hiermee werken of toch wat ik al heb. 
 

[TwaBla]

1 uur terug, dutchking zei:

Zupr is actief in klasse 35

Supr is actief in klasse 35, 38 en 40.   Dan is het toch geen inbreuk in de andere klassen? 

 

Het gaat om de uitspraak. Dat de rechtspraak soms lastig te volgen is, ben ik met je eens.

[dutchking]

Bedankt allemaal voor de reacties. 

 

Ga de merknaam verlengen en actief gebruiken. 

Zal niet direct in het vaarwater gaan van de andere partij. 

 

 

[De Geschillenmeester]

Heeft de andere partij enige rechten om zomaar mijn merknaam  te gebruiken? 
(aangezien ik de merknaam niet duidelijk heb gebruikt. Hadden ze dan eigenlijk niet eerst 
een verzoek moeten doen om mijn merknaam te laten verwijderen?)
- Als ik nu mijn merknaam  verleng, behoudt ik dan wel mijn rechten als eerste registrar van het merk?
- Hoe sterk sta ik tegenover andere partij haar merknaam om hun aan te spreken op hun inbreuk? Kan ik hier alsnog wat aan doen? 

 

Als ik je verhaal goed begrijp heb je het als "woordmerk" gedeponeerd tien jaar geleden bij het Benelux Merkenbureau?! De opmerkingen hier inhoudende dat bij niet normaal gebruik na vijf jaar je merk vervallen KAN worden verklaard, zijn correct. Echter, indien jij nu alsnog dat "merk" gaat gebruiken "als merk", dan begint de vijfjaarstermijn te lopen vanaf het moment dat zij de nietigheid van jouw woordmerk inroepen en dan de vijf jaar ervoor. 

 

Als je nu je woordmerk registratie verlengt, heb je daarop nog steeds "de eerste merkregistratie rechten", zolang je het dus wel op enig moment gaat gebruiken voor de diensten waarvoor je het hebt ingeschreven. Als je het alsnog gaat gebruiken als merk dan wel als handelsnaam dan heb je er rekening mee te houden dat je niet een rechtmatige claim hebt op hun handelsnaamgebruik. Bloot verlengen en er verder niks mee doen, kan met zich brengen dat je merk op enig moment nietig wordt verklaard (bijvoorbeeld als die andere partij de handelsnaam wilt gaan beschermen en het wil gaan vastleggen als woordmerk). 

 

Op dit moment sta je niet noemenswaardig sterk tegenover de andere partij, zij gebruiken dat logo kennelijk al actief in hun bedrijfsnaam en dus als handelsnaam en komen reeds om die reden bescherming op grond van de handelsnaamwet toe. Als zij dat logo als handelsnaam blijven gebruiken in het economisch verkeer, terwijl jij het woordmerk niet hebt gebruikt "als merk", of als handelsnaam, dan kunnen zij zich beroepen op een uitzonderingsgrond van een "ouder recht" van slechts plaatselijke betekenis (in dit geval het handelsnaamgebruik). Ook zal wel sprake moeten zijn van vergelijkbare diensten wil je een poging wagen op te treden jegens hun handelsnaamgebruik. 

 

Lang verhaal kort: kennelijk heb je wel een gewilde combinatie van letters vastgelegd staan en kun je die altijd nog gaan gebruiken. Je zou hun erop kunnen wijzen dat je een woordmerk hebt en aan hun de vraag voorleggen of zij bereid zijn een vergoeding te betalen voor het gebruik van jouw woordmerk in hun handelsnaam (als ik hun zou adviseren, zou ik daarvan zeggen, niet doen!) of eventueel kunnen aanbieden het woordmerk over te nemen tegen een vergoeding incl. de bijbehorende domeinnamen.

 

Tot slot: een woordmerk is in beginsel sterker dan een beeldmerk, maar vergis je niet, ook aan een beeldmerk kan merkenrechtelijke bescherming worden ontleend. Dit alles gaat in feite pas een rol spelen zodra jullie in elkaars vaarwater gaan belanden en een van de partijen het in zijn hoofd haalt, de ander erop aan te spreken. Succes!

[Mfash]

check het gebruik van de naam op tmdn.org. de opvolgende lettering van het alfabet klinkt in beginsel niet erg onderscheidend. 1234 bijvoorbeeld is geen sterk merk omdat het een noodzakelijk iets is waar anderen gebruik van moeten kunnen maken omdat er geen alternatief is sommige namen en vormen zijn vaak standaard en kan je ander niet verbieden, tenzij je het beter inkleed en het koppelt aan specifiek product en er een beeldlogo bij hebt dat helpt.

 

Check eerst maar eens of het wereldwijd niet al geregistreerd is en met welke nice klasse.