Mijn bedrijfsnaam heeft merknaam van ander bedrijf

[Debby22]

Goedemiddag allemaal

 

Ik heb een vraag mijn bedrijfsnaam is veranderd naar Glitzz & Glam

Nu ben ik er achter gekomen dat glamourous een merk heeft dat Glitz & Glam heet

 

Wat moet ik nu doen ?

 

Graag jullie advies

 

Groetjes Debby

 

[verandering: titel]

 

[Hans van den Bergh]

Welkom op HL. Het hangt van verschillende zaken af. Hebben beide merken dezelfde activiteiten en/of doelgroepen en/of in dezelfde regio?

 

Dan bestaat er het risico van verwarring in het economisch verkeer en kan de andere partij het jou aardig lastig maken.

 

Als er een duidelijk verschil bestaat, zoals tussen Ajax brandblussers, - schoonmaakmiddel en - de voetbalclub, dan kan het naast elkaar bestaan.

[Hans v N]

Via KvK eenvoudig te achterhalen dat je exact in het zelfde segment werkzaam bent. Dat is inderdaad vragen om(grote) moeilijkheden.

Je moet de handelsnaam veranderen voor er sprake van schade kan zijn door de merkhouder.

 

Voortaan altijd even kijken op Google en het merkenregister of je met je naam niet in het vaarwater van een andere ondernemer komt.

 

[TwaBla]

Heb je al eens gezocht op Glitz & Glam?

 

Er zijn er zoveel dat het niks meer uitmaakt. Verwarring is ingebakken in die naam. ::)

 

[Hans v N]

Heb je al eens gezocht op Glitz & Glam?

 

Er zijn er zoveel dat het niks meer uitmaakt. Verwarring is ingebakken in die naam. ::)

 

 

Er is niet zo lang geleden een (beeld)merk geregistreerd door/via een merkbureau met een hoop juristen. Eens dat het geen sterk merk is maar er is vast sprake van inburgering bij de doelgroep in Nederland zodat ook de woorden (enige) bescherming genieten. Blijf er dus bij dat het beter is een andere naam te kiezen.

 

[TwaBla]

Er is een beeldmerk geregistreerd, omdat een woordmerk niet geregistreerd kan worden. Er kan alleen verwarring beargumenteerd worden, als een ander beeld op het beeldmerk lijkt. Tegen gebruik van dezelfde woorden is niet* op te treden.

 

Desondanks is een andere naam wel aan te raden. En dan even zoeken of niet half haar- en nagel-bewerkend Nederland dezelfde naam bedacht heeft. :)

 

* okay, soms lukt het weleens.

 

[Hans van den Bergh]

En dan even zoeken of niet half haar- en nagel-bewerkend Nederland dezelfde naam bedacht heeft. :)

Bij zo'n soort product/dienst kun je regionaal wel een naam voeren die in een ander landsdeel ook gebruikt wordt, mits je maar ver genoeg van elkaar gevestigd bent, net als je op veel plaatsen in het land een kroeg zult vinden die 'De tapperij' o.i.d. heet of kledingherstellers met de naam 'De Gouden 'Schaar'...

[Floor May]

Een vervelende kwestie. In dit geval hangt het inderdaad (mede) af van wat voor soort diensten je aanbiedt. Om een hoop gedoe te voorkomen zou ik adviseren je naam te wijzigen. Los van het merkenrecht: sowieso lijkt het me voor jou niet wenselijk dat er al meerdere bedrijven zijn die die naam gebruiken. Je wilt toch enigszins bijzonder zijn, net als wij allemaal.

 

Kleine kanttekening op wat eerder is gezegd. Er is kennelijk niet een zuiver beeldmerk geregistreerd maar een gecombineerd woord-/beeldmerk. Heel kort samengevat komt dat er op neer dat zeker wel naar de woorden wordt gekeken. In de rechtspraak is immers bepaald dat een woordelement meer impact heeft op de consument dan een beeldmerk. De consument schijnt daar doorgaans eerder naar te kijken dan naar een eventueel logo en gelijkenis onderling. Een rechter kijkt ook naar auditieve gelijkenis ("hoe klinkt het merk").

[TwaBla]

Er is kennelijk niet een zuiver beeldmerk geregistreerd maar een gecombineerd woord-/beeldmerk. Heel kort samengevat komt dat er op neer dat zeker wel naar de woorden wordt gekeken. In de rechtspraak is immers bepaald dat een woordelement meer impact heeft op de consument dan een beeldmerk.

Nee hoor, dat is gepeuter en getrek. De registratie kent twee soorten merken: woordmerk en beeldmerk. Dat een beeldmerk vaak (maar niet altijd) een woord bevat, wordt door de rekkelijken zo uitgestrekt dat ook een beeldmerk woordbescherming kan opleveren. Maar dat is nooit de bedoeling geweest en zal uiteindelijk ook geen stand houden, zie ook deze uitleg van NLO Shieldmark.

 

Een woordmerk betreft het woordgebruik (en de klank) van een label. Een beeldmerk betreft de verbeelding daarvan. Dit zegt de BOIP over gebruikte woordelementen.

 

Logo?

 

Een logo is in veel gevallen onderscheidend genoeg om als merk herkend te worden. Ook al zijn de woorden in het logo beschrijvend. Het merk kan dan wel worden ingeschreven. Maar dat wil niet zeggen dat de beschermingsomvang van het ingeschreven merk zich uitstrekt over de beschrijvende woordelementen. Een logo met de tekst hamburgerrestaurant geeft natuurlijk geen alleenrecht op het woord hamburgerrestaurant. Bij de toetsing door het BBIE wordt de mate van beschrijvendheid van de woordelementen nadrukkelijk afgewogen tegen de mate van onderscheidend vermogen van het logo in zijn geheel. Hamburgerrestaurant met alleen een streep eronder of een rechthoek eromheen wordt nog steeds niet direct als merk herkend door de consument en dus geweigerd door het BBIE.

 

[Hans v N]

Of een woord of woorden in een beeldmerk bijdragen aan het onderscheidend vermogen is uiteraard afhankelijk van het onderscheidend vermogen van de woorden zelf. Het woord "help" of "hamburgerrestaurant" draagt niet of nauwelijks bij maar "Glitz and Glam" wel degelijk. Ten eerste zijn het geen woordenboekwoorden en ten tweede is er sprake van (enige) originaliteit. Dat anderen ook dergelijke termen gebruiken is voor de huidige merkhouder slechts een probleem als "voorgebruik" kan worden aangetoond. Dat is voor TS niet aan de orde.

 

Dus, nogmaals, geen sterk merk maar sterk genoeg om in de problemen te komen en dat moet je als kleine webshophoudster niet willen.

 

[Debby22]

Dankjewel allemaal voor het mee denken en helpen ik ga dus mijn naam toch maar in iets anders veranderen helaas :( ik was zo dol op die naam, maar liever een andere naam dan een beste rekening..... hebben jullie misschien enig idee watvoor naam ik hier dan wel van kan gaan maken ik wil wel graag iets in die trant van Glitzz & Glam

 

Groetjes Debby

[TwaBla]

Voor mij klinkt Glitz & Glam ook erg origineel. Maar als je even zoekt, zie je gelijk dat wemelt van de ondernemers die dezelfde vondst gebruiken. Door al die prior art is er geen sprake van onderscheidend vermogen. Daarom kon de merkhouder het woordmerk niet registreren en moest uitgeweken worden naar een beeldmerk. BOIP kan registratie van zo'n woordmerk niet toestaan, want merkregistratie dient om verwarring te voorkomen. Niet om die te versterken.

 

Het zou eigenaardig zijn als de houder van het beeldmerk vervolgens alle andere navolgers op grond van een vergelijkbaar woordelement kan weerhouden van het gebruik van die woordcombinatie.

 

Maar enfin: dat is een academische discussie. Uitwijken naar een nieuwe naam is sowieso beter. Daar heeft dit forum een aparte rubriek voor. ;)

 

^{pssst, kijk eens naar Glampions (Glampioenen)...}

 

Bijgevoegd: de afspraken over het toestaan van beeldmerken met beschrijvende / niet-onderscheidende woordelementen, zoals bijvoorbeeld Flavour & Aroma.

Flavour__Aroma.pdf

[Hans v N]

Het gaat niet om een (puur) beeldmerk maar om een combinatie van woorden en beeld waarbij zoals door Floor is opgemerkt de woorden een belangrijke rol spelen in het onderscheidende vermogen. Of het woordmerk "Glitz & Glam" sec wel of niet zou zijn toegestaan kan je niet concluderen uit het feit dat het niet is aangevraagd. Heel veel bedrijven kiezen voor een combinatie omdat dat eenvoudiger is.

 

Dat de fancy combinatie "Glitz & Glam" veel gebruikt wordt is uiteraard wel relevant. Maar waarvoor wordt de term gebruikt? Ik zie een evenementenbureau en een bedrijf dat pruiken in het buitenland maakt maar in Nederland is er maar één die kleding onder die naam op de markt brengt. Daarvoor is een merk geregistreerd, wat dus ook is beoordeeld en geaccepteerd. Bovendien heeft het merk een behoorlijke bekendheid gezien de brede distributie.

 

In die zin is het merk wel degelijk onderscheidend voor de relevante doelgroep. Niet optimaal allemaal, dat geef ik nogmaals graag toe, maar voldoende om rekening mee te houden en zeker niet op het randje waardoor je als nieuwe speler het risico kan / moet nemen.

 

[TwaBla]

 

Zoals al gezegd: de registratie biedt een simpele keuze. Woordmerk of beeldmerk. De suggestie dat een beeldmerk alsnog een woord kan beschermen is een juridische truc die tot ambivalentie in de rechtsspraak leidt. Want ik lees uiteraard ook dat ondernemers inmiddels het gebruik van woorden ontzegd wordt op basis van geregistreerde beeldmerken.

 

En nou is er al sprake van pure beeldmerken en samengestelde beeldmerken. Ik vind het juristengekonkel. Een woordmerk beschermt het woord. Dat krijg je alleen als het origineel is en onderscheidend vermogen heeft. Lukt dat niet, dan kun je een beeldmerk registreren dat de verbeelding beschermt.

 

Maar nou komt via de achterdeur die woordbescherming weer terug in de vorm van het woordelement en wordt een beeldmerk ineens een combinatie. Dat is een trucje. Maak iets simpels zo complex dat niemand meer weet wat wel en niet de bedoeling was. Overtuig één rechter en brei de kluwen langzaam uit. Nou zijn er al afspraken over de acceptatie van beschrijvende / niet-onderscheidende woordelementen in beeldmerken, daar zie je de tegenkrachten al ontstaan.

 

Straks geeft een beeldmerk klankbescherming. Het is pure merkverdraaing... ::)

[Hans v N]

Haha. Klank kan als ik er zo over nadenkt inderdaad een relevant ding zijn bij merkbescherming. Neem een merk als Nike. De officiële uitspraak klinkt als NaaiKie maar in Nederland wordt algemeen Naaik gebruikt. Een sportmerk Pike (snoek) uitgesproken als "Paaik" zou dus in Nederland eerder inbreuk opleveren dan in Engels sprekende landen.

En dan blijkt er inderdaad een schoenenmerk "Pike" te bestaan. ;D

 

[Ward van der Put]

In hoeverre speelt het taalgebied hierbij nog een rol?

 

Glitz en glam zijn slechts zelfstandige naamwoorden, populistische verbasteringen van glitter en glamour. Daarmee lijkt de samenstelling Glitz & Glam voor deze branche evenveel unieke lading te dekken als Bed & Breakfast in een andere branche. En dat is niet zoveel.

 

[Floor May]

 

Het zou eigenaardig zijn als de houder van het beeldmerk vervolgens alle andere navolgers op grond van een vergelijkbaar woordelement kan weerhouden van het gebruik van die woordcombinatie.

 

 

 

Of je het eigenaardig vindt of niet...dat is wel de keiharde realiteit en heb ik ook vaak gemerkt bij het deponeren van merken en zelfs bij oppositieprocedures. Niet tegen alle andere navolgers zoals jij schrijft, maar zelfs ook in gevallen dat de woorden slechts begripsmatig overeenkwamen (dus niet letterlijk, soms zelfs andere vertalingen). Gekeken wordt naar auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming.

[Highio]

Gewoon zelf iets (laten) bedenken wat in de kern nog krachtiger is. Wat was jouw ingeving voor deze naamwijziging en wat was het vertrekpunt?

 

Glitzz & Glam <> Glitz & Glam dan zie ik niet zo veel verschil, maar als je die z of dubbel z laat schieten en een derde g voor bijvoorbeeld glow (in the dark) toevoegt, dan zou ik het wel aandurven om een woordmerkaanvraag te doen (GlitGlamGlow) met een twist GliGlaGlo. Dit is geen uitgedokterd advies, maar een gedachtengang.

 

Floor, spreek je over bluf slash powerplay (vooroverleg of aanspreken) of over feitelijke procedures op dit vlak? En van de ene lokale of regionale partij die de geografisch verwijderde, andere lokale of regionale partij aanspreekt?

 

Puur fictief, zouden 'Broodjes & Bonen' of 'Donuts & Decafé' als handelsnamen inbreuk maken op de (merk)rechten van een bekende lunchroomketen?

 

Groet,

 

Highio

 

[Floor May]

Gewoon zelf iets (laten) bedenken wat in de kern nog krachtiger is. Wat was jouw ingeving voor deze naamwijziging en wat was het vertrekpunt?

 

Glitzz & Glam <> Glitz & Glam dan zie ik niet zo veel verschil, maar als je die z of dubbel z laat schieten en een derde g voor bijvoorbeeld glow (in the dark) toevoegt, dan zou ik het wel aandurven om een woordmerkaanvraag te doen (GlitGlamGlow) met een twist GliGlaGlo. Dit is geen uitgedokterd advies, maar een gedachtengang.

 

Floor, spreek je over bluf slash powerplay (vooroverleg of aanspreken) of over feitelijke procedures op dit vlak? En van de ene lokale of regionale partij die de geografisch verwijderde, andere lokale of regionale partij aanspreekt?

 

Puur fictief, zouden 'Broodjes & Bonen' of 'Donuts & Decafé' als handelsnamen inbreuk maken op de (merk)rechten van een bekende lunchroomketen?

 

Groet,

 

Highio

 

 

Zelf gevoerde procedures. Kijk je naar oppositieprocedures (bezwaarprocedures waarbij een oudere merkhouder bezwaar kan maken tegen de inschrijving van een nieuw merk omdat dit merk te veel lijkt op zijn merk) dan komt het duidelijk naar voren dat woorden zwaar wegen bij de beoordeling. Helaas ook voor mijn cliënten wel eens vervelend geweest. Als dit merk is geregistreerd bij het BBIE dan kan de merkhouder in principe optreden tegen merkinschrijvingen en merkgebruik in de hele Benelux. In het geval dat zowel de merkhouder als het bedrijf met een vergelijkbare naam in Nederland zitten, maakt de regio binnen Nederland in principe niet uit. Dat kan nog wel een rol spelen bij het handelsnaamrecht. Maar dat is veelal een vangnet als er geen merk is geregistreerd. Of een extra stok achter de deur.

 

Woorden die in een andere taal dezelfde (begripsmatige) betekenis hebben kunnen ook als inbreuk worden gezien en daar kan ook vaak succesvol tegen opgetreden worden. Zeker indien sprake is van een taal die in het desbetreffende land goed gesproken wordt, zoals Engels.

[TwaBla]

Goed, hoog tijd om de kennis weer eens op te frissen.

 

Het taalgebruik in de rechtspraak lijkt langzaam te evolueren in een richting waarbij houders van een Europees beeldmerk daarnaar verwijzen als gemeenschapswoord-/beeldmerk. Ik weet niet of het gemeenschapsmerkrecht al onderscheid maakte tussen woordmerken (word mark), beeldmerken (figurative mark) en beeldmerken met letter-elementen (figurative mark with letters), maar de nieuwe uniemerkregels doen dat wel, kijk maar bij de nieuwe EUIPO (voorheen OHIM).

 

Het lijkt er op dat deze overgang gebruikt wordt door merkhouders die proberen om hun beeldmerk op te waarderen tot een beschermingsconstructie van het woordelement. Het is me niet duidelijk of de merkhouder dan een nieuwe registratie nodig heeft, of dat simpelweg de claim op een gemeenschapswoord/beeldmerk volstaat. Dat laatste woord duikt ineens op in de rechtspraak in recente jaren.

 

Kijk je nou naar recente uitspraken, dan lijken oude registraties op zich niet doorslaggevend, maar worden woordelementen beoordeeld op hun beschrijvend karakter en eventueel opgebouwd onderscheidend vermogen. En dan komt de rechter meestal tot nuchtere conclusies. Veel woordspelingen (PlayPro, Sunday's) die als beeldmerk zijn geregistreerd zijn onvoldoende onderscheidend om hun claim op het woordgebruik te rechtvaardigen.

 

Een beeldmerk (met woordelement) is geen woordmerk. Maar de neiging om een beeldmerk te gaan beschrijven als gemeenschapswoord/beeldmerk (dat wordt vast uniewoord/beeldmerk) geeft wel aan dat er getouwtrek plaatsvindt.

 

^{Glit zou ik niet aanraden als woordelement....}

 

[Highio]

^{Hehe ;)}

 

Ik raad niks aan ik geef als idee aan dat je die kenmerkende zetten door drie i.p.v. twee elementen zou kunnen vervangen voor onderscheidend vermogen.

 

Belangen van merknaamhouders verschillen natuurlijk behoorlijk van branche tot branche alsmede het aantal en de gemiddelde omvang van spelers.

 

Groet,

 

Highio

 

[TwaBla]

Beeldmerk met woordelement is niet bedoeld om bescherming te geven aan het woord, zie ook deze vraag op IPnexus. Het beschermt slechts de grafische weergave van dat woord.

 

Regarding an OHIM registration, what are the advantages of registering your trademark as a "figurative mark with letters" instead of either a word mark or a figurative mark?

 

...registering the word mark first is preferable if it is distinctive, meaning that it is eligible for registration because it is not descriptive for the goods/services you intend to cover. The scope of protection of a word mark is broader as it is not resticted to a specific graphical form. If your budget allows, and your logo is particularly distinctive, you should add another application for the figurative mark as well. The latter can also be the only option you might have in case the word itself is non-distinctive and thus, cannot be registered as a word mark.

 

[TwaBla]

Of je het eigenaardig vindt of niet...dat is wel de keiharde realiteit en heb ik ook vaak gemerkt bij het deponeren van merken en zelfs bij oppositieprocedures.

Dan gaat er ergens iets niet goed.

 

Dit is de uitleg van het Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA):

 

What is the difference between a word mark and a combined word/figurative mark or figurative mark?

 

Word marks are trade marks consisting of words, letters, numbers or other characters, which can be reproduced in the standard typeface and font used by the German Patent and Trade Mark Office (DPMA).

 

<...>

 

It is not possible to conclude from the registration of a combined word/figurative mark that the sequence of letters contained therein are protectable as a "pure" word mark. However, a word which is not eligible for protection may become protectable by adding to it a special graphic design. Simple or common graphic designs or ornamentation are usually not sufficient for this purpose. The more descriptive the word, the higher the requirements to be met by the figurative design. However, it is not possible to derive any right to prohibit the use of a word from non-protectable word elements of a combined word/figurative mark.

 

 

Daar zitten trouwens wel verwarrende howevers bij. ;D

 

[Hans v N]

Woorden die geen bescherming kunnen hebben genieten ook in een beeldmerk of combinatie geen bescherming. Lijkt me nogal logisch.

Impliciet genieten woorden die onderscheidend zijn dus wel bescherming of dragen daaraan bij. Floor is uitermate deskundig dus waarom twijfelen aan haar uitleg?

 

[TwaBla]

Floor is uitermate deskundig dus waarom twijfelen aan haar uitleg?

Daar twijfel ik niet aan. ;)

 

Wat tegelijk geconstateerd kan worden is dat regulering en rechtsspraak soms een traag zwabberende oceaanstomer is. Het begint met een duidelijk principe, en dan wordt daar aan gepeuterd door advocaten die belangen vertegenwoordigen en lobbyisten die uitzonderingen bepleiten.

 

Je hebt bijvoorbeeld het principe van free trade, maar vervolgens worden er per handelszone merk-belemmeringen opgeworpen door merkhouders. Daarna wordt er in de zone een speciale positie bepleit voor merken die aan selectieve distributie doen of een prestige op te houden hebben.

 

Iets vergelijkbaars is te zien bij woordmerken en beeldmerken. Op zich een duidelijk onderscheid (dat door de BOIP gewoon nog steeds gehanteerd wordt). Dan gaat de regulering voorzien in beeldmerken met letter-elementen. Dat worden in de uitwerking woord-elementen. Als die beschrijvend zijn en/of onderscheidend vermogen ontberen dan mogen er hogere eisen gesteld worden aan de grafische vormgeving. Maar als ze wel onderscheidend zijn hebben ze ineens de kracht van het woordmerk. En kan de houder van een beeldmerk anderen het gebruik van dat woord ontzeggen.

 

Zo zie je dat een duidelijke regel vertroebeld wordt. En dat komt doordat rijke bezitters van zwakke merken net zo lang lobbyen en procederen tot ze een lek in het systeem geprikt hebben. Vandaar de opmerking: 'er gaat ergens iets niet goed'. Die keizer heeft geen kleren aan!

 

In de jurisprudentie zie ik ook geen duidelijke stroming waar woordelementen in beeldmerken geleidelijk de kracht van een woordmerk krijgen; wel rechters die van geval tot geval beoordelen of er onderscheidend vermogen is. En dus aan de registraties weinig waarde toekennen. Dat is geen goede zaak, want zo verdampt de beschermende waarde van een registratie.

 

^{Overigens is het advies aan de gebruiker van Glitz & Glam eensluidend om een meer onderscheidende naam te bedenken.}

 

[Ward van der Put]

Dat gezwabber kan ik beamen. Ik heb twee keer een samentrekking als woordmerk geregistreerd. De eerste (WinBooks) kon ik twintig jaar als Benelux-woordmerk voeren, de tweede (Bloknood) werd twintig jaar later gelijk afgeschoten.