Domeinnaam eerder geregistreerd dan merknaam, risico's?

[AJvR]

Beste HL leden,

 

Het volgende doet zich voor, ik heb in 2010 een .com domeinnaam geregistreerd voor een nog op te starten onderneming. Het registreren van de merknaam was geen optie, dan had ik dat wereldwijd moeten doen en was kostentechnisch niet haalbaar. Wel heb ik in 2010 een twitter account aangemaakt en een simpele website, op beide staat wat voor product het betreft en van beide zijn door Wayback Machine netjes een snapshot gemaakt in 2010. Uiteraard ben ik ook met het businessplan naar buiten getreden teneinde investeerders aan te trekken, ook dit is goed aantoonbaar te maken.

 

Nu zijn er sinds een paar jaar twee fabrikanten op de markt, een Engelse en een Taiwanees, die beide de naam gebruiken voor een van hun producten, deze producten zijn soortgelijk aan hetgeen ik op de markt wil brengen. De Engelse fabrikant heeft de naam ook als merk geregistreerd in 2013, daar ben ik pas onlangs achter gekomen, ik ben er nog niet achter in welke landen precies maar ik vermoed in de EU.

 

Mijn vraag is als volgt, welke risico's zijn er voor mij indien ik mijn product op de markt ga zetten onder de door mij gewenste merknaam, welke uiteraard identiek is aan de domeinnaam die ik daarvoor gereserveerd heb?

 

Mijn eigen idee hierover is dat de Engelse fabrikant weinig kan doen omdat ik de naam reeds veel eerder in gebruik heb genomen, al heb ik nog geen kans gehad om het in de markt te zetten. Daarnaast gebruikt de fabrikant uit Taiwan de naam ook, ik weet overigens niet of deze momenteel onderling in een juridisch proces verwikkeld zijn, alhoewel ik dat niet vermoed.

 

Bij voorbaat dank voor de response.

 

NB. Details kan ik via een PB delen.

[Hans v N]

Het registreren van een domeinnaam geeft geen enkel recht. Ook het maken van een twitter account of een website zal amper rechten geven. De sterkte van een handelsnaam, want bij gebrek aan registratie als merk hebben we het hierover, hangt af van de bekendheid die bij een bepaald publiek in een bepaalde regio is verkregen. Met name als het nieuwe merk, mogelijk afgeleid van een oudere handelsnaam, zich richt op de zelfde doelgroep in dezelfde regio kan de handelsnaamhouder zich verzetten. Hoe groot de kans om je met succes tegen een jonger merk te verzetten is volgens de jurisprudentie sterk afhankelijk van de specifieke omstandigheden. (bron)

 

Achteraf had je het merk natuurlijk in de Benelux moeten registreren. Dat geeft prioriteitsrechten en had in ieder geval gebruik in de Benelux veilig gesteld. Je moet dan wel het merk binnen een redelijke termijn (5 jaar) in de markt zetten.

 

Weet niet hoe groot de belangen zijn maar je zou je licht nog kunnen opsteken bij een merkenjurist.

[Hans van den Bergh]

Zoals andere Hans hierboven al aangeeft, zijn de specifieke omstandigheden bepalend. Maar om een beeld te geven: Als jij nog geen producten in de markt hebt gezet (lees: met betreffende handelsnaam deelneemt in het economisch verkeer) en de Engelse fabrikant doet dat al wel, dan zou jij daarop aangepakt kunnen worden.

 

Bepalend is of er publieke verwarring kan optreden door het gebruik van een identieke handelsnaam voor een vrijwel identiek product. Degene die het merk het eerst heeft geregistreerd en daarmee deelneemt aan het economisch verkeer, (blijkbaar is dat voor de Engelse fabrikant het geval) zal doorgaans aan het langste eind trekken.

 

In bovengeschetste situatie achteraf alsnog het merk registreren, kan ertoe leiden dat je vroeg of laat wordt aangepakt op merkregistratie te kwader trouw, en dan kan het behoorlijk in de papieren lopen.

 

Succes en groet,

 

Hans

[Highio]

Bekijk de helppagina's op https://www.icann.org/ eens.

 

Maken de fabrikanten gebruik van hun gelijke co.uk of .tw/com.tw?

 

Groet,

 

Highio

[AJvR]

Het registreren van een domeinnaam geeft geen enkel recht. Ook het maken van een twitter account of een website zal amper rechten geven. De sterkte van een handelsnaam, want bij gebrek aan registratie als merk hebben we het hierover, hangt af van de bekendheid die bij een bepaald publiek in een bepaalde regio is verkregen. Met name als het nieuwe merk, mogelijk afgeleid van een oudere handelsnaam, zich richt op de zelfde doelgroep in dezelfde regio kan de handelsnaamhouder zich verzetten. Hoe groot de kans om je met succes tegen een jonger merk te verzetten is volgens de jurisprudentie sterk afhankelijk van de specifieke omstandigheden. (bron)

 

Achteraf had je het merk natuurlijk in de Benelux moeten registreren. Dat geeft prioriteitsrechten en had in ieder geval gebruik in de Benelux veilig gesteld. Je moet dan wel het merk binnen een redelijke termijn (5 jaar) in de markt zetten.

 

Weet niet hoe groot de belangen zijn maar je zou je licht nog kunnen opsteken bij een merkenjurist.

Dat registratie prioriteitsrechten gaf dat wist ik helaas niet, de Benelux is helaas nauwelijks relevant voor het product.

 

Ik zal inderdaad maar eens advies gaan inwinnen bij een merkenjurist, bedankt voor de inhoudelijke reactie.

 

Groet,

AJvR

[AJvR]

Zoals andere Hans hierboven al aangeeft, zijn de specifieke omstandigheden bepalend. Maar om een beeld te geven: Als jij nog geen producten in de markt hebt gezet (lees: met betreffende handelsnaam deelneemt in het economisch verkeer) en de Engelse fabrikant doet dat al wel, dan zou jij daarop aangepakt kunnen worden.

 

Bepalend is of er publieke verwarring kan optreden door het gebruik van een identieke handelsnaam voor een vrijwel identiek product. Degene die het merk het eerst heeft geregistreerd en daarmee deelneemt aan het economisch verkeer, (blijkbaar is dat voor de Engelse fabrikant het geval) zal doorgaans aan het langste eind trekken.

 

In bovengeschetste situatie achteraf alsnog het merk registreren, kan ertoe leiden dat je vroeg of laat wordt aangepakt op merkregistratie te kwader trouw, en dan kan het behoorlijk in de papieren lopen.

 

Succes en groet,

 

Hans

Hmm, ik neem wel deel aan het economisch verkeer met die merknaam, alleen is de markt waarin ik deelneem heel klein, namelijk leveranciers, investeerders, potentiële dealers en eindgebruikers (ik heb internationaal marktonderzoek gedaan op forums en via email in 2010, onder de betreffende naam).

 

Wat ik vergeten ben te melden, maar het lijkt me wel relevant, is dat de betreffende fabrikanten de naam gebruiken voor een specifiek product (e.g. Kever), dus niet het merk zelf. Ik ga de naam niet gebruiken voor een specifiek product maar als algemene merknaam (e.g. Volkswagen). Desalniettemin zou er wellicht verwarring over kunnen ontstaan :(.

 

Dank voor de reactie.

 

Groet,

AJvR

[Hans v N]

Het prioriteitsrecht geldt maar 6 maanden dus dat had niet veel geholpen in dit geval. De online procedure voor een gemeenschapsmerk (EU) kost maar 900 Euro volgens mij dus dat valt op zich wel mee. Tenminste als je het zelf kan en wil doen. Als je nog verder wil moet je normaal gesproken starten met een Benelux merk. Hier lees je meer.

 

Nu je investeringen nog gering zijn zou je natuurlijk ook voor een ander merk kunnen gaan en gebruik maken van de opgedane kennis. Je zou ook nog kunnen kijken of je het merk kan verbuigen door er juist iets aan toe te voegen waardoor de kans op verwarring minder wordt. Kan zo geen voorbeeld bedenken van merken die in de zelfde branche zitten maar een deel van het merk delen. Zoals bijvoorbelde Croma (boter) en Fiat Croma.

[AJvR]

Bekijk de helppagina's op https://www.icann.org/ eens.

 

Maken de fabrikanten gebruik van hun gelijke co.uk of .tw/com.tw?

 

Groet,

 

Highio

Ik zal die pagina's eens gaan lezen, bedankt Highio. De fabrikanten maken overigens geen gebruik van hun gelijke co.uk of .tw/com.tw.

 

Groet,

AJvR

[AJvR]

Het prioriteitsrecht geldt maar 6 maanden dus dat had niet veel geholpen in dit geval. De online procedure voor een gemeenschapsmerk (EU) kost maar 900 Euro volgens mij dus dat valt op zich wel mee. Tenminste als je het zelf kan en wil doen. Als je nog verder wil moet je normaal gesproken starten met een Benelux merk. Hier lees je meer.

 

Nu je investeringen nog gering zijn zou je natuurlijk ook voor een ander merk kunnen gaan en gebruik maken van de opgedane kennis. Je zou ook nog kunnen kijken of je het merk kan verbuigen door er juist iets aan toe te voegen waardoor de kans op verwarring minder wordt. Kan zo geen voorbeeld bedenken van merken die in de zelfde branche zitten maar een deel van het merk delen. Zoals bijvoorbelde Croma (boter) en Fiat Croma.

Het merk verbuigen zie ik erg tegenop, de naam dekt de lading perfect en is een mooie 6 letterige .com die makkelijk onthouden wordt. Ik ga me er meer in verdiepen, 900 euro valt inderdaad nog wel mee.

[AJvR]

Bekijk de helppagina's op https://www.icann.org/ eens.

 

Maken de fabrikanten gebruik van hun gelijke co.uk of .tw/com.tw?

 

Groet,

 

Highio

 

Bron:

https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en

 

a. Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that

 

(i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and

 

(ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and

 

(iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith.

 

In the administrative proceeding, the complainant must prove that each of these three elements are present.

 

Aangezien men alle 3 de elementen moeten bewijzen denk ik dat ze het dankzij (iii) niet gaan redden.

 

b. Evidence of Registration and Use in Bad Faith. For the purposes of Paragraph 4(a)(iii), the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be present, shall be evidence of the registration and use of a domain name in bad faith:

 

(i) circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or

 

(ii) you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or

 

(iii) you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or

 

(iv) by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location.

 

Geen van de punten is aantoonbaar of aannemelijk te maken.

 

c. How to Demonstrate Your Rights to and Legitimate Interests in the Domain Name in Responding to a Complaint. When you receive a complaint, you should refer to Paragraph 5 of the Rules of Procedure in determining how your response should be prepared. Any of the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be proved based on its evaluation of all evidence presented, shall demonstrate your rights or legitimate interests to the domain name for purposes of Paragraph 4(a)(ii):

 

(i) before any notice to you of the dispute, your use of, or demonstrable preparations to use, the domain name or a name corresponding to the domain name in connection with a bona fide offering of goods or services; or

 

(ii) you (as an individual, business, or other organization) have been commonly known by the domain name, even if you have acquired no trademark or service mark rights; or

 

(iii) you are making a legitimate noncommercial or fair use of the domain name, without intent for commercial gain to misleadingly divert consumers or to tarnish the trademark or service mark at issue.

 

 

[*] (i) kan ik bewijzen,

[*] (ii) is een arbitraire kwestie,

[*] (iii) lijkt mij niet mogelijk daar op het moment van registreren er nog (lang) geen merknaam geregistreerd was.

 

Op zich maak ik me nu wat minder zorgen, alleen het principe van verwarring veroorzaken zoals door Hans werd aangegeven wordt hierdoor niet duidelijk. Ik vermoed dat ik het plaatje nog niet volledig in beeld heb.

 

Voor wat betreft het veroorzaken van verwarring dacht ik even aan het volgende. Hoeft degene die (veel) later de merknaam registreert niet zijn gezonde verstand te gebruiken (onderzoeksplicht)? Je mag er immers vanuit gaan dat - in het geval jouw gewenste merknaam reeds geregistreerd is als domeinnaam - en je ook nog even de zoekmachine gebruikt, dat je dan vooraf weet dat er mogelijk verwarring kan gaan ontstaan. Je bent dan m.i. verplicht om op zijn minst even de domeinhouder te contacten om de intentie te achterhalen. Wanneer ik een merknaam of handelsnaam moet bedenken dan zoek ik altijd eerst op domeinnaam, dat lijkt me tegenwoordig toch de standaard. Wie is er dan eigenlijk de veroorzaker??

[Hans v N]

Je hebt volgens mij alleen aangetoond dat de merkhouder gevoegelijk geen aanspraak kan maken op jouw domeinnaam. Tot je die gaat gebruiken voor een concurrerend product en inbreuk maakt op zijn merkrechten. Dan heb je mogelijk alsnog de poppen aan het dansen.

 

Verder kan je aan de domeinnaam zelf niet zien of die gebruikt gaat worden voor een bepaald type product. Er is ten tijden van de aanvraag waarschijnlijk wel een onderzoek geweest maar daar is niets belangrijks uit gekomen. Of ze hebben een en ander bewust genegeerd en afgewacht of er een oppositie zou worden gevoerd. Je had dus een kans gehad door het indienen van een bezwaarschrift (oppositie voeren) maar die termijn is al verstreken (3 maanden).

 

Nogmaals. Als de belangen erg groot zijn zou ik zeker adviseren om advies te vragen aan een goede merkenjurist.

 

[Highio]

De Engelse fabrikant heeft de naam ook als merk geregistreerd in 2013, daar ben ik pas onlangs achter gekomen, ik ben er nog niet achter in welke landen precies maar ik vermoed in de EU.

 

Zaak is om dit scherp te krijgen. Wat voor merk met wat voor status is dit precies? Jammer dat je vanaf 2010 tot op heden kennelijk geen omzet hebt gedraaid. Risico is dat je ooit in een kostbare, internationale procedure verwikkeld raakt en daar moet je goed op reageren of beter anticiperen. Ik sluit me verder aan bij Hans om je te laten adviseren bij commercieel belang.

 

Groet,

 

Highio

[Ward van der Put]

Bij een conflict om een .com-domeinnaam doen EU-recht en Nederlands recht in eerste aanleg helaas niet ter zake. Je bent als houder (lees: geen eigenaar) van de domeinnaam gebonden aan de arbitrageregeling die je formeel hebt geaccepteerd bij het registreren van de .com-domeinnaam. Daarvoor mag je afreizen naar de arbitragecommissie in Genève, in Zwitserland, en dan kost je inclusief juridische bijstand al gauw enkele duizenden euro's.

 

Wat ik mij meer in het algemeen afvraag, is of de merknaam niet té beschrijvend is. Drie partijen zijn immers onafhankelijk van elkaar voor iets vergelijkbaars op dezelfde naam gekomen. Dát kan zowel in je voordeel als je nadeel uitpakken. Ik zou daarover advies inwinnen bij een merkenbureau.

 

Heel praktisch zou ik tot slot gewoon op zoek gaan naar een andere naam. Zelfs als je de naam zou mogen gebruiken als merknaam, als handelsnaam én als domeinnaam, is dat wellicht commercieel niet verstandig indien je daarmee in dezelfde vijver zit te vissen als twee andere bedrijven.

[Hans v N]

Over wat een goede merknaam is kunnen we heel lang discussiëren. Maar een naam die het product of dienst al meteen verraadt (beetje beschrijvend dus) en toch onderscheidend is heeft wat mij betreft al meteen een flinke voorsprong. Denk bijvoorbeeld aan producten of diensten met telefoon. Iphone, Vodaphone, Phonehouse, Rabofoon, Girofoon, Jurofoon enz. Waarbij Jurofoon natuurlijk absoluut briljant is, juist omdat hij beschrijvend is maar toch uniek en creatief.

Wel eens dat je er beter aan doet om of opnieuw te beginnen of om aan te passen. Het gevecht aangaan kost 9/10 keer meer dan dat het oplevert.

 

 

 

 

[basjevis]

ik vraag mij alleen af of deze namen ool beschermd kunnen worden.

Volgens mij mag een geregistreerd merk nl geen 2 samengevoegde normale woorden zijn, om het simpel te houden.

[Hans v N]

Als een samenvoeging van 2 bestaande woorden onderscheidend is dan mag dat. Cappuspresso is de samenvoeging van cappuccino en espresso. Bedacht door mijzelf omdat ik een cappuccino graag "optop" met een extra espresso. :)

 

Het is natuurlijk wel zo dat het ene merk onderscheidender is dan het andere en dat is erg van belang voor de mate waarin een merk in je hoofd blijft hangen en je kan optreden tegen nieuwe merken die te dicht in de buurt komen en voor verwarring kunnen zorgen.

[RT....]

Als een samenvoeging van 2 bestaande woorden onderscheidend is dan mag dat. Cappuspresso is de samenvoeging van cappuccino en espresso.

Linkfix