Handelsmerkrecht uit Amerika geldig in Nederland?

[Monkeytail]

Goedenavond allemaal,

 

Ik heb eind van de middag een berichtje ontvangen via Instagram, zo doen we tegenwoordig al onze zaken lijkt het, waarin ik er op wordt gewezen dat zij, bedrijf Amerika (Girrlscout), de handelsmerkrechten hebben voor de specifieke uitdrukking 'Face Shit' op een make-uptas.

 

Je raad het al, die tekst heb ik ook op een make-uptas / toilettas, net als velen met mij ;) Of ik het product even van m'n website en social media wil halen om verdere actie van hun advocaat te voorkomen.

 

Nu kom ik er dus niet uit wat hun handelsmerkrecht in houd, ik heb er werkelijk waar geen kaas van gegeten en hoop hier op een stukje hulp zodat ik snel en accuraat kan reageren zonder een boete aan m'n kont of onnodig een leuk lopend item uit de collectie te halen.

 

Google ik op trademark faceshit, dan kom ik uit bij https://trademarks.justia.com/870/67/face-87067063.html en ja daar staat dat ze een trademark hebben op de tekst face shit

 

Maar is dit alleen in Amerika geldig? Of wereldwijd? Ik kom er echt niet uit

 

Ik hoor graag jullie bevindingen. Alvast bedankt!

 

[Rik ·]

Misschien heb ik het mis maar is dat een geldige trademark registratie waarnaartoe je verwijst?

Er staat

Status: 654 - Report Completed Suspension Check - Case Still Suspended

Als ik dan de volgende links bekijk voor wat dat betekend lijkt mij dat er toch wel wat mee aan de hand is.

https://www.quora.com/What-does-REPORT-COMPLETED-SUSPENSION-CHECK-CASE-STILL-SUSPENDED-mean-with-regard-to-Trademark-registration-status

https://www.trademarkbank.com/statuses/654

 

Op deze site kun je wat verder in de documenten duiken (onder Docs) en zien waarom.

https://www.trademarks411.com/searches?o=Girrlscout

 

Volgens mij zitten ze hier te wachten op een uitspraak in een rechtszaak "In re Brunetti" (over het trademarken van een vulgaire term "fuct").

 

For the reasons detailed in the previous Office action, action on this application is suspended until the

Federal Circuit issues a decision in the Brunetti case, after which the USPTO will reevaluate the need for

further suspension because applicant's mark consists of or includes matter that may be immoral or

scandalous. See 37 C.F.R. §2.67; TMEP §§716-716.02.

 

Applicant is advised that, should the Federal Circuit determine that the scandalous provision of the

Trademark Act is constitutional, then registration may be refused because the applied-for mark consists

of or includes matter that may be immoral or scandalous. 15 U.S.C. §1052(a); see TMEP §1203.01.

Blijkbaar is "Face shit" ook geen nette term in Amerika en hebben ze deze trademark "gepauzeerd".

 

Maar misschien is er onlangs iets besloten in die rechtszaak waardoor Girrlscout nu tot actie is overgegaan.

 

PS. Of hun trademark-recht wereldwijd is staat hier even buiten. Maar als deze in Amerika al niet toegekend is dan kunnen ze zich er natuurlijk niet op beroepen.

 

[Monkeytail]

Nou dat is inderdaad ook een puntje...

 

Inmiddels ook het volgende gevonden bij WIPO Global Brand Database: http://www.wipo.int/branddb/en/showData.jsp?ID=USTM.87067063

 

Ook hier staat dat het geschorst gebleven: Status: Live/Pending, Suspension check completed. Application remains suspended.

 

Vind het maar ingewikkeld allemaal ???

[Rik ·]

Vind het maar ingewikkeld allemaal ???

Eigenlijk heel simpel lijkt mij (als leek):

Het trademark is nog niet toegekend.

 

Of dat in de nabije toekomst wel gaat gebeuren hangt dus af van het beroep in die andere zaak (in december toegekend maar volgens dat laatste document loopt er nog een review).

Zeker als je die documenten leest van die beslissingen wordt het een en ander wel duidelijker.

 

Je kunt natuurlijk vragen over welk huidig geldig merkrechtregistratie ze het hebben maar of dat verstandig is (communicatie op dit moment) laat ik aan de experts over.

 

De kans dat het trademark in de toekomst wel toegekend gaat worden is natuurlijk wel aanwezig. Maar momenteel lijkt het mij geen waarde te hebben.

[Maxn]

Zou me daar niet zo heel druk over maken.

 

Register SUPPLEMENTAL

 

Als in de VS je merkaanvraag wordt afgewezen -bijvoorbeeld omdat de naam beschrijvend is voor de waren- dan kan je als troost alsnog een eervolle vermelding in het supplemental register krijgen.

Maar de waarde daarvan is nogal beperkt. Meer vergelijkbaar met het handelsregister van de KVK.

 

En zelfs die vermelding is nu dus geschorst, want ze vinden de naam te aanstootgevend.

 

[Monkeytail]

 

dan kan je als troost alsnog een eervolle vermelding in het supplemental register krijgen.

 

Eervolle vermelding, hahaha geweldig gezegd!

 

 

Ik ga dit gebeuren laten voor wat het is! Bedankt voor jullie reacties en hulp, weer wat wijzer geworden ;D

 

[svenh]

Weliswaar ben ik geen expert maar dit meen ik me te herinneren van mijn eigen handelsmerk registratie:

 

- Je registreert per land om ® te kunnen voeren

- in Amerika mag je ook TM (trademark) toevoegen om aan te geven dat je iets als handelsnaam gebruikt

- Als ze hun gelijk willen halen en jij niet in de US verkoopt dan mogen ze hier komen procederen

- Ze hebben niet eens het domein faceshit.com in gebruik dat te koop is voor maar $ 1995,--

- Als jij alleen hier verkoopt en zij alleen daar dan loopt het denk ik wel los

[Highio]

Creatieve uitdaging is natuurlijk deze zomer het Nederlandse equivalent te bedenken waarmee de jeugd of een andere doelgroep (subcultuur) volgend jaar uitvliegt naar vakantiebestemmingen!

 

Groet,

 

Highio

[Hans v N]

Er lopen hier 2 begrippen door elkaar heen, het merkenrecht en het handelsnaamrecht. Het is duidelijk dat er geen merkenrecht geldt omdat het merkenrecht lokaal geregeld is en er (vooralsnog) geen inschrijving is die geldig is in Europa/Nederland. Of er een merkenrecht in Amerika geldt kan ik niet beoordelen omdat niet duidelijk is of procedures inmiddels zijn afgerond.

 

Dan blijft dus de handelsnaam over. Die heeft wel rechten als een buitenlandse handelsnaam hier bekendheid heeft opgebouwd en verwarring kan ontstaan en dat is bij een 100% gelijke naam uiteraard het geval. (bron onder 15)

 

Voor bescherming van een buitenlandse handelsnaam in Nederland is niet nodig dat de onderneming in Nederland gevestigd is en de handelsnaam in Nederland wordt gevoerd. Voldoende is dat de naam in Nederland bij het in aanmerking komende publiek beschermenswaardige bekendheid (zodanige bekendheid dat daardoor verwarring is te duchten) geniet.

 

De constatering dat er meer mensen zijn die "inbreuk" maken, doet niet af aan de (mogelijke) bescherming.

 

Dus als het betreffende bedrijf zou kunnen bewijzen met de handelsnaam "Face shit" bekendheid te hebben opgebouwd bij een Nederlands publiek en daar ook het eerste mee was, zijn er wel degelijk mogelijkheden om op te treden.

 

Wel een hoop "als" dus. De kans dat het echt tot een procedure komt lijkt mij uitermate klein omdat de bewijslast (bekendheid en eerste) haast onmogelijk is. Maar het is dus niet onmogelijk.

 

 

[TwaBla]

 

Topistarter heeft waarschijnlijk het begrip trademark vertaald als handelsmerk. Gezien het gebruik van Instagram lijkt me dit een gevalletje brand-bitching.

 

Bluf en bullshit.

 

Nuchter reageren of negeren.

[Maxn]

Topistarter heeft waarschijnlijk het begrip trademark vertaald als handelsmerk.

 

Probleem is dat de Amerikanen die term ook voor meerdere dingen gebruiken.

 

Om merkrechten te krijgen -zoals wij die kennen- is een registratie in het principal trademark register nodig.

Zoals je in de historie (documents) van de merkaanvraag kan zien, heeft de behandelend medewerker laten weten dat hij voornemens was om de aanvraag om in dat register opgenomen te worden af te wijzen omdat FACE SHIT nogal beschrijvend voor make-up artikelen is:

 

SECTION 2(E)(1) – MERE DESCRIPTIVENESS REFUSAL

 

Registration is refused because the applied-for mark merely describes the purpose of

applicant's goods. Trademark Act Section 2(e)(1), 15 U.S.C. §1052(e)(1); see TMEP §§1209.01(b), 1209.03 et seq.

A mark is merely descriptive if it describes a purpose or use of an applicant's goods. TMEP §1209.01(b); see,

e.g., In re TriVita, Inc., 783 F.3d 872, 874, 114 USPQ2d 1574, 1575 (Fed. Cir. 2015) (quoting In re Oppedahl &

Larson LLP, 373 F.3d 1171, 1173, 71 USPQ2d 1370, 1371 (Fed. Cir. 2004)); In re Steelbuilding.com,

415 F.3d 1293, 1297, 75 USPQ2d 1420, 1421 (Fed. Cir. 2005) (citing Estate of P.D. Beckwith, Inc. v. Comm'r of

Patents, 252 U.S. 538, 543 (1920)).

Here, applicant has applied to register the mark FACE SHIT for use in connection with " Cosmetic bags sold

empty" in Class 18. The term FACE, meaning " Facial makeup" and " The surface of the front of the head from

the top of the forehead to the base of the chin and from ear to ear" combined with the term SHIT, meaning "

Things; items" immediately conveys that the purpose of applicant's goods is to store or hold facial makeup thingsor

items. See Attachment 1 - American Heritage Dictionary definitions of FACE and SHIT. Moreover,websites

describing applicant's goods show the phrase FACE SHIT used to describe the purpose of the goods asholding

facial makeup items. See Attachment 2 - examples of the applied-for mark used descriptively in connectionwith

cosmetic bags. As a result, the use of the terms FACE and SHIT does nothing more than combine the individual

meanings of these to terms to form a whole that conveys salient information about the goods. That is, the

composite of these terms is neither inventive nor does it does it evoke a unique commercial impression beyond the

original descriptive significance of each component part.

Ultimately, when purchasers encounter applicant’s cosmetic bags using the mark FACE SHIT, they will

immediately understand the mark as an indication of the purpose of applicant’s goods that they are for

holding facial makeup items, and not an indication that applicant is the source of the goods. Therefore, the mark is

merely descriptive and registration is refused pursuant to Section 2(e)(1) of the Trademark Act.

 

In antwoord hierop heeft de aanvrager laten weten zich bij dit oordeel neer te leggen, en te verzoeken om de naam dan maar in het supplemental register op te nemen.

 

ADDITIONAL STATEMENTS

Supplemental Register

 

The applicant seeks registration of the mark on the Supplemental Register (i.e., a change of the words 'Principal Register' to 'Supplemental Register').

 

Een vermelding in dat register mag je daar ook een "trademark" noemen, maar is meer een soort handelsnaam.

Enkel de vermelding levert geen bijzondere rechten op.

 

En ook die vermelding is dus opgeschort, want aanstootgevende naam...

 

[TwaBla]

Probleem is....

Als er eigenlijk geen probleem is moeten we er ook geen probleem van maken. ;)