Concurrentie handelsnaam [merkregistratie versus datum handelsnaam?]

[Arvetheage]

Situatie:
Eind 2015 richtten wij onze BV op. Tot de dag van vandaag zijn wij actief onder deze handelsnaam.

Eind 2019 richt een andere ondernemer een BV op met (op 1 teken na) dezelfde handelsnaam.

Wij zitten beiden in een andere markt.

Halverwege 2020 registreert de andere ondernemer de handelsnaam als (EU) merknaam.

Eind 2020 begeeft de andere ondernemer zich met een aantal diensten in dezelfde markt, waardoor er bewijsbaar verwarring is bij het publiek.

Begin 2021 proberen wij contact op te nemen met de andere ondernemer om afspraken te maken en verwarring te voorkomen. Maar deze houdt het contact af.

Eind 2021 neemt de verwarring toe en wij sommeren de andere ondernemer om de handelsnaam aan te passen.

De andere ondernemer reageert dat zij door de merkregistratie een juridisch voordeel hebben. En dreigen ons te sommeren om de handelsnaam te wijzigen, omdat een merkregistratie boven de handelsnaam staat?

 

Zowel de andere ondernemer als wij gaan (uiteraard) liever geen juridisch gevecht aan en proberen er onderling uit te komen. Hierover is al contact. Maar wie staat er nu met zijn rug tegen de muur? Wij of de andere ondernemer?

 

 

29 november 2021 aangepast door Arvetheage

[RubenT]

Welkom op Higherlevel!

 

Op 29-11-2021 om 14:12, Arvetheage zei:

Halverwege 2020 registreert de andere ondernemer de handelsnaam als (EU) merknaam.

In welke classificaties hebben zij hun merknaam geregistreerd? Komen die overeen met de markt waarin jij al actief bent en zij inmiddels ook in zijn begonnen?

[Arvetheage]

Op 29-11-2021 om 14:32, RubenT zei:

Welkom op Higherlevel!

 

In welke classificaties hebben zij hun merknaam geregistreerd? Komen die overeen met de markt waarin jij al actief bent en zij inmiddels ook in zijn begonnen?

Dank en bedankt voor je reactie!
De producten/diensten beschreven in hun merkregistratie komt niet overeen met de producten/diensten die wij leveren.

29 november 2021 aangepast door Arvetheage

[RubenT]

Op 29-11-2021 om 14:36, Arvetheage zei:

De producten/diensten beschreven in hun merkregistratie komt niet overeen met de markt waarin wij actief zijn.

Een gedeponeerd merk beschermt slechts in de geregistreerde classificaties. Hun merkregistratie lijkt me dus geen voordeel voor ze, zolang het over de markt gaat waarin jullie nu beide actief zijn.

 

Zit er verschil in de regio's waarin jullie actief zijn in die markt? Dat kan van invloed zijn of de vergelijkbare handelsnamen echt voor verwarring zorgen. Zo zal er vast zowel in het noorden als het zuiden van het land een Chinees-Indisch afhaalrestaurant 'Lotus' heten: dat zorgt niet voor verwarring.

 

Als jullie met de handelsnaam eerder in het economisch verkeer actief waren dan het andere bedrijf, jullie werkgebied is overlappend en je hebt al (aantoonbaar?) problemen met verwarring, dan heb je op basis van de handelsnaamwet een goed uitgangspunt. Hun merkregistratie, in andere classificaties, zal ze dan voor deze markt niet helpen.

[Arvetheage]

Op 29-11-2021 om 15:26, RubenT zei:

Zit er verschil in de regio's waarin jullie actief zijn in die markt?

Beide ondernemingen zijn in heel Nederland actief en wij soms ook over de grens (Europa).

 

Op 29-11-2021 om 15:26, RubenT zei:

Hun merkregistratie, in andere classificaties, zal ze dan voor deze markt niet helpen.

Helder en fijn om te vernemen, bedankt!

 

Indien de classificaties wel overeen kwamen hadden wij aan het kortste eind getrokken? Met andere woorden, een jongere onderneming staat na merkregistratie (met gelijke classificaties) sterker in haar recht, omtrent het voeren van een (bijna) identieke handelsnaam, dan een oudere onderneming zonder merkregistratie?

[Hans v N]

Als je de handelsnaam actief hebt gebruikt en in de groep die er bekend mee is (eventueel lokaal / internet / nationaal) komt een concurrent met de (bijna) de zelfde handelsnaam dan levert dat inbreuk op. Ook al zou de merknaam geregistreerd zijn in dezelfde klasse. In dat geval heeft de handelsnaam de beste rechten en kan de houder nietigheid inroepen op basis van registratie te kwader trouw. Je kan de concurrent ook voorhouden dat hij de kosten van een procedure (ook die van jou) zal moeten betalen als het tot een rechtszaak komt hij verliest. Handelen in strijd met de Handelsnaamwet is op grond van art. 7 Handelsnaamwet ook strafbaar. Dit kan leiden tot een boete of zelfs een hechtenis. Je kan ook dreigen met een aangifte. 

Het komt er op neer dat je handelsnaam aan sterkte wint door bekendheid en je zaak sterker wordt aan de hand van de mate van verwarring.

[Gast Wigbolt]

Gaat het hier om een geregistreerd Uniemerk (woordmerk)?

Mvg,

 

Wigbolt

[Arvetheage]

Op 29-11-2021 om 16:50, Gast zei:

Gaat het hier om een geregistreerd Uniemerk (woordmerk)?

Dat klopt EUIPO om precies te zijn. Met 1 letter verschil met onze handelsnaam.

[kuifje]

Op 29-11-2021 om 16:20, Hans v N zei:

 kan de houder nietigheid inroepen op basis van registratie te kwader trouw

 

Ik lees op HL wel vaker over nietigheid wegens kwader trouw.

 

Dit is in theorie mogelijk, maar is lang niet vanzelfsprekend. Kwader trouw moet wel degelijk bewezen worden, het is niet 'vanzelf' aanwezig als de handelsnaam eerder was dan de merknaam.

Op 29-11-2021 om 16:20, Hans v N zei:

Je kan de concurrent ook voorhouden dat hij de kosten van een procedure (ook die van jou) zal moeten betalen als het tot een rechtszaak komt hij verliest.

 

Bij een inbreukzaak is dit zo, maar bij een nietigheidsverzoek wegens 'kwader trouw'? Ik twijfel daar sterk aan.

 

Op 29-11-2021 om 16:20, Hans v N zei:

Handelen in strijd met de Handelsnaamwet is op grond van art. 7 Handelsnaamwet ook strafbaar. Dit kan leiden tot een boete of zelfs een hechtenis.

 

En daar is NOG een hogere bewijslast voor nodig dan een merkregistratie te kwader trouw.

 

En welke handeling in strijd met de handelsnamenwet heeft de andere partij daardwerkelijk gedaan?

 

Het is leuk om te bluffen, en wie weet werkt het, maar volgens mij zijn de mogelijkheden die je noemt eerder theoretisch-juridisch dan praktisch bruikbaar.

[Arvetheage]

Op 29-11-2021 om 17:08, kuifje zei:

Het is leuk om te bluffen, en wie weet werkt het, maar volgens mij zijn de mogelijkheden die je noemt eerder theoretisch-juridisch dan praktisch bruikbaar.

Bluffen gaan we niet doen.
 

Het enige bewijs dat wij hebben is dat er verwarring is. De andere ondernemer biedt diensten aan die (in naam) overeen komen met diensten die wij aanbieden. Hierdoor komt publiek dat op zoek is naar ons, onbewust terecht bij de verkeerde partij.

 

De reden dat ik deze post startte is omdat ik mij afvroeg of de andere partij ons kan afdwingen de handelsnaam te wijzigen omdat zij een merkregistratie hebben op een (bijna) zelfde naam.

29 november 2021 aangepast door Arvetheage

[Gast Wigbolt]

Een letter of leesteken verschil? Je schrijft dat de verwarring bewijsbaar is en dat je de tegenpartij al gesommeerd hebt. Hoe goed is jouw (jullie) dossieropbouw?

 

Je kunt eens vrijblijvend met KvK en BBIE bellen voor advies...

 

...mooiste zou zijn als er meerdere partijen problemen hebben met het Uniemerk, maar registratie lijkt voorlopig wel een feit.

 

Mvg,

 

Wigbolt

[Ward van der Put]

Gaat het om de (host)naam in je e-mailadres?

En is die ene letter verschil slechts een meervoud-s?

 

Dan denk ik dat je sterk staat, maar ook dat je juist wél in een vroeg stadium een jurist moet inschakelen om te voorkomen dat je de kwestie nodeloos ingewikkeld maakt door eerst zelf iets te ondernemen of juist iets belangrijks na te laten.

[Arvetheage]

Op 29-11-2021 om 17:51, Gast zei:

Een letter of leesteken verschil?

Een letter. Het gaat om enkelvoud en meervoud van de Engelstalige naam. Vergelijkbaar voorbeeld: zij hebben Intertoy en wij Intertoys.

 

Op 29-11-2021 om 18:00, Ward van der Put zei:

Gaat het om de (host)naam in je e-mailadres?

En is die ene letter verschil slechts een meervoud-s?

Correct.

[Ron van der Kolk]

Op 29-11-2021 om 16:18, Arvetheage zei:

Indien de classificaties wel overeen kwamen hadden wij aan het kortste eind getrokken? Met andere woorden, een jongere onderneming staat na merkregistratie (met gelijke classificaties) sterker in haar recht, omtrent het voeren van een (bijna) identieke handelsnaam, dan een oudere onderneming zonder merkregistratie?

Een jonger geregistreerd merk is in principe sterker dan een oudere handelsnaam.  Maar dat is hier niet van toepassing, omdat de merkregistratie niet van toepassing is op de classificatie van jouw producten/diensten.

 

Advies: onderzoek of je alsnog dat merk kunt registreren voor jouw producten/diensten. Zonder registratie kun je namelijk ook niet goed optreden tegen die andere partij.

 

[Branko Collin]

Op 29-11-2021 om 17:24, Arvetheage zei:

De reden dat ik deze post startte is omdat ik mij afvroeg of de andere partij ons kan afdwingen de handelsnaam te wijzigen omdat zij een merkregistratie hebben op een (bijna) zelfde naam.

Nee, maar als jij één teen buiten je eigen badje zet en in een gebied waar hun merk geldt, geef je hen een mooie kans grof geschut te gebruiken. Dus goed in elk geval dat je er nu al over nadenkt.

 

Terzijde, een veelvoorkomend misverstand (ik zeg niet dat deze gedachte bij jou leeft) is dat een advocaat er alleen maar is voor de finale stap van de rechtsgang, als alle bruggen verbrand zijn. Omdat een advocaat afstand heeft tot de zaak, kun je deze ook goed gebruiken voor advies en onderhandeling. Dat wou ik even aanstippen.

[Hans v N]

Op 29-11-2021 om 17:08, kuifje zei:

Ik lees op HL wel vaker over nietigheid wegens kwader trouw. 

Dit is in theorie mogelijk, maar is lang niet vanzelfsprekend. Kwader trouw moet wel degelijk bewezen worden, het is niet 'vanzelf' aanwezig als de handelsnaam eerder was dan de merknaam.

Bij een inbreukzaak is dit zo, maar bij een nietigheidsverzoek wegens 'kwader trouw'? Ik twijfel daar sterk aan.

En daar is NOG een hogere bewijslast voor nodig dan een merkregistratie te kwader trouw.

En welke handeling in strijd met de handelsnamenwet heeft de andere partij daardwerkelijk gedaan?

 

Het is leuk om te bluffen, en wie weet werkt het, maar volgens mij zijn de mogelijkheden die je noemt eerder theoretisch-juridisch dan praktisch bruikbaar.

Kern van je argumenten zijn de bewijslast. Het is niet moeilijk om te bewijzen dat jij de handelsnaam eerder gebruikte (facturen ed) en bekendheid hebt bij een bepaalde doelgroep/regio (reclame en wederom facturen). Daarna moet TS bewijzen / aantonen dat er sprake is of kan zijn van verwarring. Dat is iets moeilijker omdat verwarring ook te maken heeft hoe een bedrijf zich presenteert maar ook niet onmogelijk of heel moeilijk. En als laatste zal TS moeten bewijzen dat de merkhouder zijn handelsnaam kende of behoorde te kennen.  Dat laatste heeft vooral te maken met bekendheid van de handelsnaam van TS.

Ik zou net als eerder bijgedragen alsnog de handelsnaam als merk inschrijven voor de betreffende klasse en ook zoals al eerder betoogt een jurist raadplegen als de belangen de investering daarin rechtvaardigt tenminste.

 

[kuifje]

Op 30-11-2021 om 13:42, Hans v N zei:

Kern van je argumenten zijn de bewijslast. Het is niet moeilijk om te bewijzen dat jij de handelsnaam eerder gebruikte (facturen ed) en bekendheid hebt bij een bepaalde doelgroep/regio (reclame en wederom facturen). Daarna moet TS bewijzen / aantonen dat er sprake is of kan zijn van verwarring.

 

Verwarringsgevaar is slechts een secundaire factor in de bepaling van de kwade trouw. Lang niet beslissend, niet de ene kant op en niet de andere kant op.

 

 

Op 30-11-2021 om 13:42, Hans v N zei:

En als laatste zal TS moeten bewijzen dat de merkhouder zijn handelsnaam kende of behoorde te kennen.  Dat laatste heeft vooral te maken met bekendheid van de handelsnaam van TS.

 

Dit is lang niet beslissend.

 

Je vergeet de laatste en moeilijkste stap: aannemelijk maken dat de andere partij andere, oneerlijke bedoelingen had. Als de andere partij stelt: 'Ik wil alleen mijn eigen producten/diensten beschermen door middel van mijn merk, verder heb ik geen onderliggende bijbedoelingen' dan is dat aan jou om het tegengestelde te bewijzen.

 

Ik zie in het verhaal van TS geen enkele aanleiding om registratie te kwader trouw aan te nemen. Het enkele feit dat er reeds iemand anders is met dezelfde handelsnaam is ruim onvoldoende reden om dat te stellen, daarvoor moet er veel meer aan de hand zijn. Het feit dat de andere partij ook op gewone wijze zakelijk actief is (en niet probeert de TS af te persen), is juist een tegenindicatie daarvoor.

[TwaBla]

Op 30-11-2021 om 14:08, kuifje zei:

Verwarringsgevaar is slechts een secundaire factor in de bepaling van de kwade trouw.

 

Het is wel een primaire factor bij het bepalen of er sprake is van inbreuk, zoals @kuifje zelf ook al meldde.

 

Quote

Verwarringsgevaar?

 

Er is evenwel slechts sprake van een inbreuk in de zin van artikel 5 Hnw indien door het voeren van die handelsnaam bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Deze verwarring kan er uit bestaan dat het publiek denkt dat het met de ene onderneming van doen heeft, terwijl het te maken heeft met de andere onderneming, maar ook dat het, bijvoorbeeld vanwege verschillende websites, weliswaar begrijpt dat de beide handelsnamen door verschillende ondernemingen worden gevoerd, maar dat het veronderstelt dat die ondernemingen een relatie met elkaar hebben. Voor de beoordeling of van verwarringsgevaar sprake is worden mede de aard van ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn in aanmerking genomen.

 

Het lijkt dus evident om eerst op inbreuk te wijzen en eventuele nietigheid daar pas secundair aan toe te voegen. Zij gaan immers buiten het boekje door actief te worden met hun merk in een domein waar ze geen merkrechten voor aangevraagd hebben en een ander met een vergelijkbare handelsnaam en oudere rechten reeds actief was. Niet de registratie was ter kwader trouw maar de later toegevoegde activiteiten. 

 

Daar past een schadeclaim bij!

 

(Zie ook Spruit versus Spruitt: inbreuk bewezen, schadevordering erkend, beroep op nietigheid afgewezen)

30 november 2021 aangepast door TwaBla
Spruit versus Spruitt

[Gast Wigbolt]

Quote

Ik zie in het verhaal van TS geen enkele aanleiding om registratie te kwader trouw aan te nemen. Het enkele feit dat er reeds iemand anders is met dezelfde handelsnaam is ruim onvoldoende reden om dat te stellen, daarvoor moet er veel meer aan de hand zijn.

Dat hangt mogelijk af van de 'intensiteit' van de Nederlandse of Benelux-activiteit van beide partijen. Deze zijn nog niet ter sprake gekomen, maar dikwijls komen naast handelsnamen en merknamen dan ook domeinnamen in het vizier.

 

Daarom (nogmaals) mijn opmerking over het belang van dossieropbouw en het schetsen van een correct of transparant tijdsbeeld van de concurrerende initiatieven.

 

Mvg,

 

Wigbolt

[Maxn]

Op 30-11-2021 om 21:15, Gast zei:

Dat hangt mogelijk af van de 'intensiteit' van de Nederlandse of Benelux-activiteit van beide partijen.

 

Let wel op dat het om een Europese merkregistratie gaat, niet Benelux.

 

(Weet verder niet hoeveel waarde EUIPO aan een plaatselijke handelsnaam hecht.

En vrees dat je daar moet zijn, als je zelf de aanval zou willen openen en doorhaling wilt vorderen.

Dacht dat de normale rechter daar bij gemeenschapsmerken alleen over mag oordelen als je eerst zelf aangeklaagd zou worden voor inbreuk en de doorhaling in reconventie vordert. Zie art. 52/53 van de verordening die over het gemeenschapmerk gaat )

30 november 2021 aangepast door Maxn

[Gast Wigbolt]

Dat is mij duidelijk, maar mijn reactie haakt in op:

 

Quote

Beide ondernemingen zijn in heel Nederland actief en wij soms ook over de grens (Europa).

Waar ik intensiteit schreef had ik misschien beter omvang of geografische spreiding kunnen gebruiken. Ik vraag mij af hoe sterk het (eerste) handelsnaamrecht van de BV van topic starter is.

 

Mvg,

 

Wigbolt

[Arvetheage]

De uitkomst van deze casus:

• Op (jullie) advies een advocaat in handen genomen
• Kwader trouw aangetoond (tegenpartij had na eerste sommatie de merkregistratie aangepast naar categorieën waarbinnen wij actief zijn)
• Handelsnaam, merkregistratie en alle online aanwezigheden van tegenpartij zijn inmiddels doorgehaald (opgeheven)
• Juridische kosten zijn verhaald op en betaald door tegenpartij

Nogmaals dank voor alle input!

[Cosara]

1 uur geleden, Arvetheage zei:

Nogmaals dank voor alle input!

Dank voor de feedback!

 

[Roel J]

Dat kun je wel een klinkende overwinning noemen. Hoewel, het zal ook een hoop ergenis en gedoe geweest zijn.

 

Deze feedback wordt inderdaad zeer gewaardeerd. Want we hebben tientallen topics over "akkefietjes" met merken en handelsnamen maar zelden krijgen we de uitkomst te horen.

[Hans v N]

Is wel een heel dure les geweest voor de tegenpartij. Als ik het goed begrijp heeft die eieren voor zijn geld gekozen en de schade geminimaliseerd door te gemaakte kosten te betalen en de inbreuk op te heffen.  Neem aan dat anders een schadevergoeding én de kosten in het voorzicht zijn gesteld door de advocaat. Toont maar weer aan dat het heel vaak niet tot een procedure komt als de argumentatie en bewijzen sterk genoeg zijn.